Resultado Nro: 1 443832 | Contrato de franquicia: disposiciones generales, propiedad intelectual y know-how |
| Ref. Doctrina Especial para Utsupra. Derecho Civil y Comercial. Contratos. Contrato de franquicia: disposiciones generales, propiedad intelectual y know-how. Por Paula Tourn. Abogada, Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca). Maestranda en Derecho y Economía, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. Becaria del Programa de Investigación en Maestría, Secretaria de Investigación, Facultad de Derecho (UBA). SUMARIO: 1.- Disposiciones generales. 2.- Propiedad intelectual y know-how.Etiquetas: #NCCC Contrato de franquicia: disposiciones generales, propiedad intelectual y know-how Por Paula Tourn. Abogada, Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca). Maestranda en Derecho y Economía, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. Becaria del Programa de Investigación en Maestría, Secretaria de Investigación, Facultad de Derecho (UBA). SUMARIO: 1.- Disposiciones generales. 2.- Propiedad intelectual y know-how. 1. Disposiciones generales. El Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por ley N° 26.994 y sus modificatorias (en adelante, el “CCyC”), que entró en vigencia el pasado 1° de agosto, incorpora en el Libro Tercero (“Derechos Personales”), Título 4 (“Contratos en particular”), Capítulo 19 la regulación del contrato de franquicia. El CCyC siguiendo las definiciones normativas de la Ley Modelo de UNIDROIT establece en su artículo 1512 que: “Hay franquicia comercial cuando una parte, denominada franquiciante, otorga a otra, llamada franquiciado, el derecho a utilizar un sistema probado, destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial, contra una prestación directa o indirecta del franquiciado. El franquiciante debe ser titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales, marcas, patentes, nombres comerciales, derechos de autor y demás comprendidos en el sistema bajo franquicia; o, en su caso, tener derecho a su utilización y transmisión al franquiciado en los términos del contrato. El franquiciante no puede tener participación accionaria de control directo o indirecto en el negocio del franquiciado” (1). En igual sentido, la Ley Modelo de UNIDROIT define a la franquicia como: “los derechos concedidos por una persona (el franquiciador) autorizando y exigiendo a otra (el franquiciado), a cambio de contraprestaciones financieras directas o indirectas, para dedicarse en su propio nombre y cuenta al negocio de venta de bienes o de prestación de servicios, de acuerdo con un sistema indicado por el franquiciador que comprende su “know-how” y asistencia, prescribe en modo sustancial la forma en la cual el negocio franquiciado debe de ser explotado, incluye un control operacional significativo y continúo por parte del franquiciador, y está sustancialmente asociado a una marca de producto o servicio, nombre comercial o logotipo indicado por el franquiciador” (2). La franquicia es un acto jurídico bilateral celebrado entre sujetos autónomos, mediante el cual se autoriza al franquiciado a ofrecer a terceros productos o servicios de propiedad o controlados por el franquiciante, con exclusividad en una zona determinada (finalidad distributiva), a través de la reventa de un producto terminado o la elaboración del mismo (actos distributivos), permitiéndose la utilización de la marca, signos distintivos, procedimientos, existiendo un suministro continuo de bienes estandarizados y asistencia técnica, sometiéndose el franquiciado al control del franquiciante, produciéndose un grado de integración tal que identifica a ambas partes frente a terceros, contra una inversión sustancial y el pago de un precio, y con una finalidad de colaboración duradera. La franquicia es un método para duplicar un negocio exitoso, y esto es lo que la diferencia del resto de los contratos de distribución. Es un sistema de distribución que posibilita la transmisión de de las marcas, símbolos y demás derechos de propiedad intelectual, ya que la distribución de los bienes no importan por ser tales sino por los símbolos y marcas que representa. En otras palabras, el símbolo y la marca son más importantes que el producto o servicio. En este sentido, el objeto del contrato de franquicia está representado por la autorización a favor del franquiciado del derecho de utilizar un sistema probado de comercialización de bienes o servicios de carácter inmaterial o intangible que identifican al franquiciante. En relación a las disposiciones del CCyC sobre la materia, se puede señalar que a diferencia del CCyC que sólo regula la franquicia como contrato, las leyes estaduales de los Estados Unidos de Norteamérica y los Reglamentos de la ex Comunidad Económica Europea reglan, por un lado, la franquicia como conjunto de derechos, y por el otro, el contrato que la contiene como objeto. No obstante ello, igualmente el CCyC permite distinguir entre la franquicia como “el conjunto de bienes inmateriales enumerado -de modo no taxativo-” (3) en el artículo 1512, y el contrato de franquicia como el acuerdo en virtud del cual “onerosamente una parte “otorga a otra” el uso de dicho conjunto, o mejor, la licencia de explotación de ese conglomerado de bienes y elementos intangibles” (4). Es así que partiendo de la definición del CCyC se puede afirmar que la transmisión orgánica de todos los bienes intangibles agrupados en un conjunto es lo que el CCyC denomina como “sistema probado”. A todo evento, se puede destacar “la vinculación de la franquicia con un sistema probado bajo un nombre comercial o marca del franquiciante, que es el centro de la razón económica del contrato” (5). El sistema probado permite al franquiciante reproducir la imagen de la empresa franquiciadora, integrándose plena y uniformemente en una red de franquicias. La franquicia debe comprender a todos los bienes inmateriales (sistema probado) y, asimismo, estar acompañada por la asistencia técnica o comercial (know how) del franquiciante, ambos factores determinantes a la hora de garantizar la reproducción de la imagen empresarial franquiciada, y que a su vez permiten distinguir a la franquicia como contrato dentro del género de contratos de distribución. Como consecuencia de lo expuesto en relación al sistema probado, el CCyC establece que el franquiciante responde por los defectos de diseño del sistema, que causan daños probados al franquiciado, no ocasionados por la negligencia grave o el dolo del franquiciado. La finalidad específica de la franquicia es distribuir un tipo de bienes que llevan una marca, un signo o un procedimiento de elaboración que los hace característicos. La franquicia, en este sentido, se distingue de otros contratos de distribución en que hay una cesión de facultades de uso de la marca, signos, entre otros, mediante una licencia. Es por ello que el CCyC establece que el derecho a la clientela corresponde al franquiciante, ya que la clientela es atraída por la marca del producto, por su notoriedad, calidad y prestigio, con total independencia de la persona del franquiciado. Además de la transmisión de los bienes inmateriales o intangibles, la franquicia puede incluir la entrega de bienes materiales, ya sean mercancías o materias primas. Lo anterior puede tener lugar en forma directa -mediante el suministro de los bienes del franquiciante- o de manera indirecta -a través de las normas y especificaciones de calidad impuesta por el franquiciante o el acceso a dichas mercaderías por parte de terceros proveedores autorizados-. En algunas franquicias también se suele incluir la transmisión del mobiliario y de los locales. Por su parte, el franquiciado cede su derecho a planificar el negocio, dado que el franquiciante toma las decisiones principales en materia de planificación estratégica y táctica del negocio. En este sentido hay un fuerte control sobre la actividad del tomador por parte del franquiciante, que se encuentra regido por un manual de operaciones. La finalidad económica del contrato les permite obtener ventajas a ambas partes. Por un lado, el franquiciante amplía su red de comercialización con un alto grado de penetración en diversos mercados o zonas territoriales pero reduce su inversión en capital y los riesgos de la expansión comercial, ya que éstos últimos son soportados por el franquiciado. A su vez, el sistema de franquicia permite optimizar el negocio, ya que el funcionamiento en redes integradas promueve una mejor adjudicación de los recursos y disminuye los gastos. Asimismo, expande la imagen frente al cliente al obtener una mayor cobertura geográfica. También es de destacar que tiene dos beneficios legales importantes, ya que por un lado el franquiciante no responde por las deudas laborales del franquiciado y no se transgreden las leyes de competencia. Por último, la franquicia permite incorporar como contraparte a un sujeto, que caso contrario, podría ser un competidor. El franquiciado, por su parte, puede iniciar un emprendimiento propio, haciendo una inversión sustancial pero disminuyendo los riesgos, ya que la franquicia al reproducir un procedimiento probadamente exitoso, con una marca que ya es conocida por los consumidores, elimina o disminuye los riesgos normales de todo emprendimiento empresario. A su vez cuenta con la asistencia técnica y financiera del franquiciante, lo cual evita al tomador la necesidad de recurrir a entidades bancarias o a asesoramiento técnico externo. Cuenta con todas las instrucciones y soporte técnico del franquiciante que le permiten agilizar la puesta en marcha del negocio. Asimismo, tiene una mejora en la negociación, ya que la red de franquicia tiene un poder de negociación relevante en relación a los proveedores, permitiéndole obtener precios que de manera individual no lo podría lograr. En virtud de lo anterior es que se establece un vínculo de larga duración que permita a ambas partes amortizar el riesgo y generar un reparto equitativo de las ganancias. Por su parte, el sistema de franquicias, y no ya el contrato de franquicia individual, es una red de contratos celebrados entre varios sujetos con el otorgante de la franquicia, con finalidad distributiva y con la característica de que existe una identificación con el franquiciante. 2. Propiedad intelectual y know-how Un aspecto fundamental del contrato de franquicia y que permite distinguirlo del resto de los contratos de distribución, es que el franquiciado no sólo adquiere o comercializa bienes o servicios, sino que se caracteriza por la transferencia del sistema de negocios y de la propiedad intelectual del franquiciante. Con relación a la propiedad intelectual, el CCyC establece que el franquiciante debe ser titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales, marcas, patentes, nombres comerciales, derechos de autor y demás comprendidos en el sistema bajo franquicia; o, en su caso, tener derecho a su utilización y transmisión al franquiciado en los términos del contrato. Esta característica del contrato de franquicia es fundamental y hace a la esencia del contrato, ya que el franquiciante debe adjudicarle al franquiciado la licencia para el uso de los derechos intelectuales. Dicho en otras palabras, la franquicia presupone que el franquiciante es titular exclusivo ya que si fuera compartida la titularidad, todos los titulares deberían revestir el carácter de franquiciantes, o en su caso, los que no revisten esa calidad deberían autorizar la delegación en uno o varios franquiciantes. La mención anterior tiene sustento en que ningún franquiciante puede transmitir derechos respecto de los cuales no es titular o carece del derecho a ceder. Ello tiene su fundamento en la norma general establecida por el artículo 399 del CCyC que prevé que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene. En relación al “nombre comercial” está regulado por la Ley de Marcas y Designaciones N° 22.362 en los artículos 27 a 30 (6) como “designaciones”. Se lo define como el nombre o signo con el que se designa una actividad, ya sea con o sin fines de lucro. No puede referirse a la actividad misma o ser el modo genérico o habitual de designar a la actividad de que se trate. Asimismo, debe ser inconfundible con las designaciones preexistentes en ese mismo ramo. La propiedad de la designación se adquiere con su uso -y se pierde por su no uso, es decir por el cese de la actividad designada-, sin necesidad de registro, y sólo con relación al ramo en el que se utiliza. La designación o nombre comercial puede ser objeto de transmisión en una transferencia de fondo de comercio y objeto de cesión o licencia, siendo ésta última la forma jurídica utilizada en la franquicia para que el franquiciado pueda utilizar el nombre comercial del franquiciante. Por otro lado, el artículo mencionado también refiere a la marca del franquiciante la cual está regulada por los artículos 1 a 26 de la Ley de Marcas y Designaciones N° 22.362 en los artículos 27 a 30 (7) como el signo distintivo de productos o servicios, y que puede consistir, entre otros, en palabras con o sin contenido conceptual, dibujos, emblemas, monogramas, grabados, estampados, sellos, imágenes, bandas, combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases, envoltorios, envases, combinaciones de letras y de números, letras y números por su dibujo especial, frases publicitarias y relieves con capacidad distintiva. A diferencia de las designaciones, la propiedad de la marca y la exclusividad de su uso se obtienen con su registro ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Por otro lado, en relación a la incorporación de las marcas en el contrato de franquicia, las mismas son objeto de un contrato de licencia que autoriza su uso y aprovechamiento por el franquiciado. La referencia el emblema del franquiciante es superflua, ya que el emblema es una marca, y por lo tanto no era necesario que el legislador la incluya, bastando con mencionar las marcas. Los derechos de autor son tutelados por la Ley de la Propiedad Intelectual N° 11.723 y para su protección deben ser registrados ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor. En relación a la franquicia puede estar protegido por los derechos de autor el manual operativo, los manuales de instrucción, entre otros. Las patentes mencionadas están reguladas por la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, Decreto 260/96 (8). Al igual que las marcas, las patentes deben ser registradas ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y pueden ser objeto de contratos de licencia. Cabe hacer hincapié que el CCyC hace mención al conjunto de los derechos intelectuales, marcas, patentes, nombres comerciales, derechos de autor y demás comprendidos en el sistema bajo franquicia de manera enunciativa. En otras palabras, el CCyC menciona los derechos inmateriales a mero título ejemplificativo y no taxativo, y no constituyen por tanto un “numerus clausus”. En este sentido, la franquicia puede estar integrada por una licencia de un modelo de utilidad, de modelos o diseños industriales y de cualquier otra clase de derechos intelectuales o intangibles. Todos estos derechos de propiedad intelectual o industrial son objeto de una licencia con el fin de que el franquiciado pueda reproducir la imagen empresarial y el negocio del franquiciante. Además de la enunciación realizada por el CCyC, la doctrina resalta al know-how como elemento esencial en la franquicia. El CCyC lo denomina sistema de negocios en el inciso (c), del artículo 1513 y lo define como “(…) el conjunto de conocimientos prácticos y la experiencia acumulada por el franquiciante, no patentado, que ha sido debidamente probado, secreto, sustancial y transmisible” (9). El know-how es la habilidad técnica, la experiencia o el conocimiento especializado del franquiciante en la rama del negocio, es un conocimiento práctico y/o técnico. Comprende las técnicas utilizadas, las fórmulas, las pericias o habilidades técnicas, los procedimientos de fabricación y otros procedimientos prácticos, los métodos de trabajo y todos los conocimientos especializados técnicos adquiridos por el franquiciante a través de su experiencia. Normalmente, parte del know-how está condensado en el manual de operaciones que entrega el franquiciante al franquiciado. El know-how incluye todos los aspectos de hacer negocios que pueden ser de importancia para el éxito de la franquicia. El know-how representa el conjunto de experiencia ganada por el franquiciante en el curso de su actividad como empresario y como franquiciante. Es esta experiencia la que el franquiciante ha utilizado para desarrollar procedimientos y métodos que son efectivos para su tipo de negocios. Los elementos individuales del know-how pueden no ser únicos, lo que en cambio sí es único es la manera en que los diferentes elementos se combinan y utilizan. La transmisión del know-how del franquiciante al franquiciado, es esencial para que éste último pueda llevar adelante la empresa, ya que permite “dotar de una adecuada “organización” al conjunto de bienes patrimoniales (inmateriales o no) transmitidos, porque él mismo se establece como un conjunto de conocimientos y técnicas previsto para una determinada explotación económica, esto es, un método empresarial de comercialización, de prestación de servicios, o de fabricación, específico y particularizado” (10). En otras palabras, el know-how permite al franquiciado -que no tiene la experiencia necesaria para llevar a cabo el negocio- utilizar los conocimientos técnicos y la experiencia del franquiciante, para poner en funcionamiento el conjunto de bienes intangibles y materiales y llevar a cabo su propia actividad empresarial bajo la franquicia. A su vez, el know-how también es de importancia para el franquiciante ya que resulta distintivo de su sistema de franquicia, permite distinguirlo de sus competidores y, asimismo, permite asegurar la uniformidad de la red de franquicias mediante la supervisión del franquiciante. Cabe aclarar que la transmisión del know-how es una obligación del franquiciante durante toda la vigencia del contrato. Es decir, si bien al comienzo de la relación contractual el franquiciante debe brindar al franquiciado todo su conocimiento y experiencia técnica, dicha obligación se mantiene durante todo el contrato mediante la continua asistencia técnica y comercial que le debe brindar al franquiciado, manteniéndolo constantemente actualizado y adaptándolo a la evolución de las técnicas y procedimientos. En cuanto a sus caracteres el CCyC establece que es secreto cuando en su conjunto o la configuración de sus componentes no es generalmente conocida o fácilmente accesible. El procedimiento debe ser confidencial. Los elementos individuales del know-how comercial no se encuentran por protegidos, ni es posible protegerlos por ser libremente accesibles a todos. Sólo cuando el know-how es secreto es posible protegerlo y proceder contra cualquiera que haya adquirido el know-how por medios ilegítimos. A su vez, señala que es sustancial cuando la información que contiene es relevante e importante para la venta de mercaderías o la prestación de servicios y permite al franquiciado prestar sus servicios o vender los productos conforme con el sistema de negocios. En cuanto su contenido, el mismo variará en cada supuesto particular; no obstante se suele referir sobre el procesamiento de mercaderías, elaboración de productos y su comercialización, técnicas de preparación y entrega de productos, procedimientos de compra, suministro de servicios, métodos para tratar a los clientes, presentación de locales (diseño y decoración), publicidad, signos distintivos, normas de seguridad e higiene, niveles de calidad de los productos, cualificación e imagen de los empleados, técnicas de selección del personal, vestuario, horarios, atención de reclamos, medidas sanitarias, administración de inventarios, contabilidad, gerenciamiento financiero o administrativo, comunicación de stocks mínimos, entre otros. Asimismo, afirma que es transmisible cuando su descripción es suficiente para permitir al franquiciado desarrollar su negocio de conformidad a las pautas creadas o desarrolladas por el franquiciante. La doctrina agrega que el know-how debe ser original, es decir que debe ser un conocimiento que amerite que el franquiciado pague por su utilización. Por último, se considera que debe ser probadamente exitoso, ya que debe existir una experiencia previa por parte del franquiciante, que le haya dado éxito comercial que haga que el franquiciado quiera reproducirlo. La "Guía para los Acuerdos de Franquicia Principal Internacional" de UNIDROIT establece que “(…) la definición del sistema normalmente describirá brevemente el negocio que es objeto de la franquicia, mientras que todos los detalles normalmente estarán contenidos en un manual de operaciones que proporciona instrucciones sobre el funcionamiento adecuado de la franquicia (…)” (11). La Ley Modelo de UNIDROIT afirma que el know-how es un elemento esencial del sistema de franquicia. El término designa al conocimiento y la experiencia adquirida por el franquiciador durante los años en los cuales ejerció la actividad de la franquicia. Es el know-how transmitido al franquiciado lo que hace a la franquicia especialmente atractiva y le va a permitir ejercer con éxito la actividad sin cometer errores innecesarios ni realizar inversiones inútiles (12). Los derechos y obligaciones que establece el CCyC a cargo del franquiciante y del franquiciado tienden al cumplimiento y protección del know-how y de los derechos de propiedad intelectual objeto de la franquicia. Con el fin de proteger los derechos de propiedad intelectual y el know-how que el franquiciante transmite al franquiciado, los contratos de franquicia contienen cláusulas de confidencialidad y secreto que se mantienen vigentes durante la vigencia del contrato y con posterioridad a su extinción. Citas (1) Artículo 1512 del Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por ley 26.994, disponible en la web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, en http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=235975. (2) Artículo 2 de la Ley Modelo sobre la Divulgación de la Información en Materia de Franquicia, UNIDROIT, Roma, 2007, en la web de UNIDROIT en http://www.unidroit.org/spanish/modellaws/2002franchise/2002modellaw-s.PDF. (3) Heredia, Pablo D., “El contrato de franquicia en el Código Civil y Comercial”, Ed. Thomson Reuters La Ley, Suplemento Especial Nuevo Código Civil Comercial de la Nación, Buenos Aires, 21/04/2015, AR/DOC/464/2015, p. 2. (4) Ibid. (5) Rivera, Julio C. y Medina, Graciela, “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Buenos Aires, Ed. Thomson Reuters La Ley, 2014. (6) Ley de Marcas y Designaciones N° 22.362, disponible en la web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18803/texact.htm. (7) Ibid. (8) Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, Decreto 260/96, texto ordenado de la Ley N° 24.481, modificada por la Ley N° 24.572 (T.O. 1996) y su Reglamentación, disponible en la web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/35001/texact.htm. (9) Artículo 1513, inciso c), del Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por ley 26.994, disponible en la web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, en http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=235975 (acceso el 21/02/2016). (10) Heredia, Pablo D., op. cit., p. 4. (11) Guía UNIDROIT de Franquicia, Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), Roma, 2005, en http://www.unidroit.org/spanish/guides/1998franchising/franchising-guide-s.pdf, p. 65. (12) Conforme el inciso 53), del artículo 2, del informe explicativo, de la Ley Modelo sobre la Divulgación de la Información en Materia de Franquicia, UNIDROIT, Roma, 2007, en la web de UNIDROIT en http://www.unidroit.org/spanish/modellaws/2002franchise/2002modellaw-s.PDF. ... :: Si Ud. no es suscriptor puede suscribirse desde:  Si desea conocer las formas y costos para adquirir el servicio puede comunicarse al 011-6040-1111 interno 1 o solicitar el servicio online desde Formulario de Suscripción.. | |
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