Doctrina: Que es el Know How.

Doctrina | Origen: Argentina : Fecha . Citar como: Protocolo A00276711753 de Utsupra.

Doctrina: Que es el Know How.

Ref. Que es el “know-how”. ¿Los secretos industriales o comerciales, son tan secretos?. Su relación con las patentes. Protección del secreto en la legislación argentina. Doctrina. Primer Premio del Concurso del Día Universal de la Propiedad Intelectual Organizado por CPACF - Instituto de Derecho de la Propiedad Industrial. Autor: Jorge C. Resqui Pizarro. // Cantidad de Palabras: 3164 Tiempo aproximado de lectura: 11 minutos

Que es el "know-how". ¿Los secretos industriales o comerciales, son tan secretos?. Su relación con las patentes. Protección del secreto en la legislación argentina.

Sumario: I.- Contrato de Know How. II.- Cuán secreto es el Know-How. III.- Relación entre secretos industriales y patentes. IV.- Protección del secreto en la legislación argentina.-

I.- Contrato de Know How

Siguiendo a Argeri (1) las innovaciones en el comercio moderno que facilitan concretar el progreso industrial y realizar aportes para el mejoramiento económico-político de las sociedades pueden ser clasificadas en: a) aquellas pertenecientes al sector público; b) las que sólo pueden ser utilizadas por quienes tienen autorización y son titulares por su registración y c) aquellas que, manteniendo en secreto su conocimiento, la transfieren a terceros para ser explotadas en su industrialización.
Esto último, conforme al autor de referencia, en doctrina moderna se denomina "Know-how" y que según la posición que se adopte puede ser "industrial" o "comercial".
En cuánto a la denominación del contrato, se coincide en que el término proviene de la síntesis de la frase norteamericana "Know-how to do it".
De acuerdo a Kors (2) se define el Know-how como aquellos conocimientos técnicos no patentados sobre los cuales se han tomado las debidas precauciones para no difundirlos.
Es decir que el concepto jurídico se ha ido desarrollando junto con la práctica empresarial. "Etimológicamente se trata de una conjunción de palabras provenientes –dice Kors- del idioma inglés que significa ‘saber hacer’ o ‘saber como hacer’, expresando una idea de cómo llevar a la práctica una determinada información técnica para obtener cierto resultado".
Farina (3), por su parte, expresa que en una resolución de la Asociación Internacional de Protección Jurídica Industrial, se sostuvo que "el know-how consiste en conocimientos y experiencias de naturaleza técnica, comercial, administrativa, financiera o de otra naturaleza, aplicables en la práctica, en la explotación de una empresa o en el ejercicio de una profesión" y que en la actualidad no cabría ceñirlo a la transferencia de conocimientos técnicos de cierta complejidad.
En ese sentido, Cabanellas de las Cuevas (4), enseña que "En general, y salvo las aclaraciones que sean pertinentes, la expresión know-how, utilizada en la literatura jurídica en lenguas extranjeras, será traducida como ‘conocimientos técnicos’. Esta posición puede aparecer contradictoria con nuestro análisis del concepto de know-how, que tiende a demostrar que éste presenta frecuentemente denotaciones ajenas a la de conocimientos técnicos. No obstante, –sigue el autor- ha de tenerse en cuenta que la necesidad de traducir textos frecuentemente lleva a utilizar términos no totalmente equivalentes a los empleados en el original, pero que resultan ser los que más se aproximan a éstos".
Para dar un panorama más acabado de las diferentes conceptualizaciones que sobre know-how ha realizado la doctrina especializada, nacional cuánto extranjera, nos basaremos en los trabajos de Gómez Segade (5), Correa (6) y Cabanellas (7).
Así, "las voces know-how son frecuentemente usadas, especialmente en los Estados Unidos, pero también en Inglaterra, para referirse a procesos complicados y definidos. Por otra parte, know-how también es utilizado en Inglaterra en un sentido muy limitado, significando la habilidad adquirida y la experiencia acumulada por un técnico, que son inseparables de él, y que constituyen su valor técnico para el empleador" (8).
Van Notten (9) tiene dicho que "know-how (…) designa los procedimientos prácticos industriales y comerciales que no pueden ser descriptos con precisión, los que derivan su valor como consecuencia de un determinado grado de novedad y secreto" y Creed y Bangs que "Know-how se define como el conjunto de invenciones, procesos, fórmulas o diseños no patentados, o no patentables, que incluyen experiencia y habilidad técnica acumulada, la que puede ser transmitida, preferente o exclusivamente, a través de servicios personales" (10).
De acuerdo a Mac Donald (11) "el término know-how está (…) limitado a información técnica que (a) es secreta; y (b) permite a su titular una oportunidad de obtener una ventaja competitiva sobre quienes no la poseen". Y conforme a Deringer (12) "por know-how puede entenderse todos los datos técnicos que representan un adelanto técnico y que no son conocidos sino por un círculo limitado de personas".
De este modo, Gómez Segade opina que "el concepto de know-how coincide con el de secreto industrial" (13) y Correa (14) que el mismo "…puede ser descripto como el método de fabricación o el conocimiento técnico relativo al uso y aplicación de las tecnologías industriales".
La doctrina alemana manifiesta que "Hay know-how cuando un productor trabaja en determinado procedimiento o fabrica determinados productos y aplica así ciertas experiencias…No se trata de resultados de una actividad inventiva…sino de experiencias adquiridas en un lapso prolongado" (15).
Nuestro Aracama Zorraquín (16) explica que "know-how proviene de la unión de las palabras del idioma inglés: to know-saber; how-como. Literalmente significa entonces saber hacer, con lo que expresa la idea de cómo llevar a la práctica una idea determinada, de cómo saber hacer algo. Así en los EE.UU, donde se originara, ha llegado a ser de uso corriente para indicar un conocimiento intuitivo originado en la práctica, de la mejor manera de actuar para realizar determinada tarea eficazmente y con un mínimo de esfuerzo. De ahí entonces que puede hablarse, en términos generales, de un know-how comercial, de un know-how artístico, de un know-how científico, de un know-how financiero; etc.". Y también ha expresado que esos conocimientos de muy diversa naturaleza y aplicación deben servir, en éste ámbito, para llevar a la práctica "determinadas ideas industriales" (17).

II.- Cuán secreto es el Know-How

Si entendemos por su acepción como vocablo en el diccionario de nuestra lengua (oculto, desconocido; callado, reservado, lo que se tiene oculto; reserva, sigilo) sería "lo que se tiene reservado y oculto" o bien "el conocimiento particular que alguien posee de las propiedades de una cosa o de un procedimiento útil en alguna ciencia, arte o industria".
De acuerdo a Kors (18) el secreto como objeto del derecho, ocupa un importante papel dentro de una amplia gama de normas del ordenamiento jurídico.
Este autor refiere a Lobe (19) quien sostuvo que "el mantenimiento del secreto tiene un significado posesorio" y por eso es un medio –según Kors- para disfrutar en exclusiva de un nuevo conocimiento. El secreto es para Lobe un estado de hecho o situación fáctica.
Así las cosas, Gómez Segade (20) distingue diversas clases de secretos a los fines de vincularlos a lo jurídico. De este modo los clasifica en absolutos y relativos, siendo los primeros irrelevantes para el derecho puesto que son aquellos no conocidos por persona alguna ni es previsible su conocimiento inmediato (vgr. los relacionados con las leyes de la naturaleza) mientras que los segundos designan un saber que se encuentra en poder de una o varias personas y que otras ignoran.
Abundando, Kors (21) comenta "que en el mismo orden de ideas, Massaguer Fuentes (22) sostiene que ‘secretos industriales y secretos comerciales, sólo son especies de la más amplia categoría que son los secretos empresariales; los secretos industriales son atinentes a la manera de fabricar un determinado servicio y los secretos comerciales a las condiciones de distribución de los productos, la organización interna de la empresa o de las relaciones entre empresa y clientela o proveedores; así pues, entre los secretos empresariales quedan comprendidos igualmente los que tienen por objeto descubrimientos científicos, esto es, resultados de la investigación científica de base que aún no se encuentran en condiciones de ser empresarialmente explotados, pero que por naturaleza son aptos para ser incorporados, tras su desarrollado a través de investigaciones aplicativas, a los procesos de producción o comercialización de bienes, prestación de servicios u organización de la actividad empresarial’".
Tanto Kors (23) como Cabanellas (24) coinciden en que entre los autores norteamericanos los términos "know-how" y "trade secrets" son asimilables.

III.- Relación entre secretos industriales y patentes

Es de destacar que una diferencia esencial entre el régimen de patentes y el de los secretos industriales la constituye la publicidad. Mientras que la patente es el instrumento de protección legal de las invenciones y tiene como nota distintiva la publicidad y por ello los conocimientos técnicos comprendidos en ella son publicados de acuerdo al art. 26 de la ley 24.481 a los fines de dar a conocer el monopolio conferido al titular y su explotación exclusiva por un determinado tiempo, transcurrido el cual la comunidad puede acceder a él, la característica principal del secreto industrial, como se dijo supra, es la ausencia de publicidad, o sea el titular de la información la mantiene secreta y la protección se extiende por el tiempo durante el cual se mantenga dicho secreto.
Debido a ello, en muchas ocasiones, los conocimientos técnicos no se patentan, atento a que el inventor o titular no desean que se hagan públicos o, en otro supuesto, no reúnen los requisitos y condiciones objetivas de patentabilidad, vale decir, novedad a nivel mundial, mérito o altura inventiva y aplicación industrial (cfr. art.4 de la ley 24.481 y modificatorias).
Apunta acertadamente Kors (25) que la autorización estatal dada al inventor "requiere del titular la obligación de dar a conocer el contenido de la invención, de tal modo que la sociedad pueda informarse de los avance científico-tecnológicos y aprovechar la difusión de los nuevos conocimientos".
Sin duda, el estado de la técnica y la estrategia comercial o empresaria influirá en la decisión de patentar o bien mantener en secreto determinado desarrollo científico-tecnológico.

IV.- Protección del secreto en la legislación argentina
En nuestra legislación la llamada ley de confidencialidad -24.766 (BO 31/12/96)- en su primer artículo señala: "Las personas físicas o jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honesto, mientras dicha información reúna las siguientes condiciones:
a) A, sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración, reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y
b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y
c) Haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla, secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.
Se considerará que es contrario a los usos comerciales honestos el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o no, por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales practicas".

A renglón seguido, el art. 2º reza: "La presente ley se aplicará a la información que conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares" y el 3º previene. "Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a una información que reúna las condiciones enumeradas en el artículo 1° y sobre cuya confidencialidad se los haya prevenido, deberá abstenerse de usarla y de revelarla sin causa justificada o sin consentimiento de la persona que guarda dicha información o de su usuario autorizado".
El primer artículo de la norma referida es casi idéntico al art. 39.1 del ADPIC (Acuerdos sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio) o TRIPs en su versión inglesa, agregando que se considerará contrario a los usos comerciales honestos el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y adquisición de información no divulgada por terceros mediando dolo o negligencia grave.
En efecto, el ADPIC en su art. 39.1, Sección 7 (Protección de la información no divulgada) prescribe al garantizar protección eficaz contra la competencia desleal de acuerdo con el art.10 bis del Convenio de París (incorporado a nuestra legislación por la ley 17.011) que los Estados parte protegerán la información no divulgada, un modo de referirse al secreto industrial o know-how.
Además, el art. 39.2 fija las condiciones para que el titular de la información confidencial pueda impedir que ella sea utilizada por terceros sin su consentimiento, esto es que dicha información sea secreta, vale decir no conocida generalmente o que no sea de fácil acceso, que posea valor comercial por esa característica de secreta y que el titular legítimo de esa información haya adoptado medidas razonables para mantenerla en secritud.
El ADPIC vino a llenar un espacio hueco que había dejado el Convenio de París, el que trataba sólo de costado al secreto industrial. El recordado art. 10 bis prevé que las partes suscriptores del instrumento están obligadas a asegurar a los nacionales de los países miembros protección eficaz contra la competencia desleal, entendiendo por tal el o los usos contrarios a la honestidad en materia industrial y comercial.
Volviendo a la ley 24.766 sus artículos 11 y 12 enumeran las acciones por su infracción, a saber; "Acciones por infracción a la ley
Art.11º - La protección conferida por esta ley no crea derechos exclusivos en favor de quien posea o hubiera desarrollado la información.
El acceso por terceros a la información de manera contraria a los usos comerciales honestos, dará derecho a quien la posea a ejercer las siguientes acciones:
a) Solicitar medidas cautelares destinadas a hacer cesar las conductas ilícitas.
b) Ejercer acciones civiles destinadas a prohibir el uso de la información no divulgada y obtener la reparación económica del perjuicio sufrido.
Art.12º - Quien incurriera en la infracción de lo dispuesto en la presente ley en materia de confidencialidad, quedará sujeto a la responsabilidad que correspondiera conforme con el Código Penal, y otras normas penales concordantes para la violación de secretos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se incurra por la naturaleza del delito.
En síntesis, es dable establecer que la protección de los bienes incorporales abarcados en los secretos industriales o comerciales (know-how) se asientan en la normativa arriba señalada y mediante tres formas:
1) Contrato: que comprende cláusulas de confidencialidad y en el marco de la ley de Transferencia de Tecnología -22.426- y lo estipulado en el Código Civil con especial hincapié en los arts. 1137, 1197 y 1198.
2) Derecho Penal: delito de violación de secretos con las figuras contemplados en los arts. 153 a 157 del Código Penal, -con excepción del 156- y el art. 159.
3) Normas de Defensa de la Competencia: ley 25.156 (BO 20/09/1999); derecho internacional incorporado, leyes 17.011 y 24.425 (BO 05/01/1995).-

(1) Argeri, Saul A., "Contrato de know How", LL. tomo 1981-C, pgs.1224-26, Bs.As..
(2) Kors, Jorge A., "Los secretos industriales y el know-how", pg.15, Facultad de Derecho UBA-La Ley, 2007, Bs.As..Este autor afirma que la doctrina ha expresado que el know-how "consiste en mantener en forma confidencial un conocimiento técnico –un saber hacer- del que puede derivarse un nuevo producto, la mejora de uno ya conocido o el proceso de su elaboración. Proteger esa información puede resultar económicamente conveniente" (obra aquí citada, pg.1).
(3) Farina, Juan M., "Contratos comerciales modernos", pgs.637 y ss, Astrea, 1994, Bs.As..
(4) Cabanellas de las Cuevas (h), Guillermo, "Régimen jurídico de los conocimientos técnicos. Know-how y secretos comerciales e industriales", pg. 24, Heliasta,1985, Bs.As..
(5) Gómez Segade, José Antonio, "El secreto industrial (Know-How) Concepto y protección, pgs. 131 y ss, Tecnos, 1974, Madrid.
(6) Correa, Carlos, "Legal nature and contractual conditions in know-how transactions", pgs. 457 y ss., The Georgia Journal of Internacional and Comparative Law, Vol.11,Nº 3, 1981.
(7) Cabanellas de las Cuevas (h), Guillermo, ob.cit., pgs. 26 y ss..
(8) Turner, A., "The law of trade secrets", pgs. 17 y 18, 1962, Londres.
(9) Van Notten, M., "Know-how licensing in the Common Market " en New Cork University Law Review, t.38, pgs. 526/7, 1963.
(10) Creed, J.F., Bangs, R.B.,"Know-how licensing and capital gains" en "Patent, Trademark and Copyright Journal of Research and Education", t.4, pg.93, 1960.
(11) Mac Donald, D.R., "Know-how licensing and the antritrust laws" en "The Trademark Reporter", pgs.252/3, 1964.
(12) Deringer, A., "Internationale Lizenzverträge und Antitrustrecht" en "Gewerblicher Rechtsschultz und Urheberrecht. Internationaler Teil", pg.189, 1968.
(13) Gómez Segade, J.A., op.cit., pg.159.
(14) Correa, C., ob. cit., pg.463. Este especialista observa que "en la ausencia de definiciones legislativas, ninguna de las formulaciones ad hoc (del concepto de know-how) será probablemente útil para aclarar las relaciones contractuales. La ambigüedad del término know-how en la práctica comercial es tan grande en los campos académicos y legislativos. Sólo por rara coincidencia acordarán las partes que negocian un contrato de transferencia de tecnología respecto del significado a atribuirse a el término. Por lo tanto, se sugiere intensamente que al redactarse tales contratos se abandone el uso de la expresión know-how, reemplazándola por una clara descripción de: 1) el tipo de información a ser transferida, de acuerdo a su contenido y función (instrucciones de procesos; fórmulas, diseños; etc.); y 2) el vehículo a ser usado para su comunicación (documentos escritos, asistencia de personal; etc.)". (ibídem, pg. 464/5).
(15) Lodecke y Fisher, "Lizenzertrage", Weinheim un der Bergstrasse, 957 (citado por Kors, J.A., op.cit., pg.18).
(16) Aracama Zorraquín Ernesto,"El know-how técnico. Tentativa de sistemática jurídica", 1969, Bs.As..
(17) Aracama Zorraquín, E., "En torno al concepto y definición del know-how técnico", en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, t.15-16, pg.102, 1970, México.
(18) Kors. J.A., ídem nota 2, pg.20.
(19) Lobe, "Die Bekampfung des unlauteren Wettbewebs, t.I, pg.322, 1097, Leipzig.
(20) Gómez Segade, J.A., ídem nota 5. pg. 52 y ss..
(21) Kors, J.A., ibídem anterior, pg. 21/22.
(22) Massaguer Fuentes, José, "Los secretos industriales y comerciales y su transmisión: régimen jurídico. Estudios sobre marcas", pg.188, Comares, 1995, Granada.
(23) Kors,J.A., op.cit., pg. 22.
(24) Cabanellas de las Cuevas (h), G., op.cit., pg.26.
(25) Kors, J.A., op.cit., pg.23.

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