La protección jurídica de las marcas notorias.

Doctrina | Origen: Argentina : Fecha . Citar como: Protocolo A00276729773 de Utsupra.

La protección jurídica de las marcas notorias.

Ref. La protección jurídica de las marcas notorias. Doctrina. Segundo Premio del Concurso del Día Universal de la Propiedad Intelectual Organizado por CPACF - Instituto de Derecho de la Propiedad Industrial. Autora: Gabriela Martinez Schnaider. // Cantidad de Palabras: 3085 Tiempo aproximado de lectura: 10 minutos

La protección jurídica de las marcas notorias

Por la Dra. Gabriela Martinez Schnaider

Dentro de la rama del derecho conocida como Propiedad Industrial, encontramos numerosos derechos intangibles protegidos, entre los cuales se destacan las marcas, que son aquellos signos con capacidad distintiva que permiten distinguir productos y servicios de otros. Las mismas han sido objeto de múltiples clasificaciones doctrinarias, dentro de las cuales cabe destacar a las marcas notorias.

Marca notoria es, en palabras del reconocido doctrinario en la materia, Dr. Otamendi "aquella que es conocida por casi la totalidad del público, consumidores o no, como identificando un producto determinado" (1). Esta definición, la completa sabiamente Antoine Braun cuando afirma que "La marca notoria… trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra" (2).

Podemos observar entonces que para que una marca alcance el rango de notoria, es preciso que confluyan dos requisitos: en primer lugar, el conocimiento de la misma por la mayoría del público (no necesariamente público consumidor), y en segundo lugar, que su sola mención provoque en este público una inmediata asociación entre ésta y el producto o servicio distinguido. De este modo, marcas tales como FERRARI, COCA COLA, NIKE o MAC DONALD’S han alcanzado este rango.

Es claro que para alcanzar la notoriedad, es preciso que se inviertan altas sumas de dinero en publicidad, ya que es así como llegan al conocimiento del público en forma masiva. Asimismo, las marcas que alcanzan este status están asociadas generalmente a estándares de alta calidad, aunque caben las excepciones, ya que puede darse el caso en que conformen marcas notorias productos de una calidad inferior a otras del mismo rubro, pero que, debido a la publicidad y posicionamiento en el mercado, alcanzan esta categoría.

Ahora bien, este tipo de marcas han adquirido a lo largo del tiempo una protección especial, tanto a nivel legal como jurisprudencial y doctrinario, con el objeto de evitar la usurpación de derechos que pertenecen a terceros, aprovechándose de este modo del prestigio que han logrado (3), y que pueden dar lugar a una mala imagen para su titular. (4)

La realidad a lo largo del tiempo ha mostrado una conducta reiterada en el intento de aprovechamiento de la reputación ajena. En forma frecuente, se han observado casos en que una persona visita otro país y observa una marca que le parece atractiva, y vuelve a nuestro país y la registra. Luego, quien fue original en la elección del nombre no puede ingresar a este mercado, pues ya otro monopoliza el mismo en forma injusta y maliciosa (5).

Es entonces con el fin de evitar estas conductas parasitarias que no hacen más que diluir el signo notorio, que diversas normas han venido a protegerlas especialmente.

En nuestro país, si bien no hay una normativa específica para la protección de las marcas notoriamente conocidas, existen diversos mecanismos legales mediante los cuales se puede defender al titular de una marca notoria contra el aprovechamiento de terceros (amén de los tratados internacionales a los cuales nuestro país ha adherido y que más adelante analizaré). Entre las mismas se destacan:

Acción de nulidad de marca: la Ley de Marcas en su art. 24 inc. b dispone que son nulas "las marcas registradas por quien al solicitarla conocía o debía conocer que pertenecía a un tercero". Es claro que si estamos frente a una marca notoria, quien la registró ilegítimamente no podrá alegar que desconocía que la misma ya existía y que por ende, la estaba copiando.

Acción de cese de uso de marca: las marcas en general pueden ser protegidas a través de acciones de cese de uso contra quien las copia. Ahora bien, cuando está en juego una marca notoria, la mala fe se vuelve más evidente y el riesgo de dilución también.

Estas acciones pueden entablarse sin perjuicio del reclamo pertinente de los daños y perjuicios ocasionados.

Asimismo, existen varios criterios jurisprudenciales que los jueces aplican en la generalidad de los casos y entre ellos encontramos:

Inaplicabilidad del principio de especialidad: estos signos tienen la particularidad de "romper" con este principio que dispone como regla general que las marcas quedan protegidas dentro del territorio del Estado que le confirió el derecho y para los productos o servicios para los que fue solicitada y registrada. Ello, no puede aplicarse de modo estricto cuando hablamos de marcas notorias (6). Así fue como Christian Dior logró impedir que una marca homónima que era utilizada para distinguir mamparas de baño, generando confusión en el público consumidor (Christian Dior SA c/ Mampar SA s/ cese de uso de. Marcas y op.inf.reg. de marcas).

Aplicación de criterios de análisis rigurosos: se ha establecido que el criterio de análisis debe ser mucho más riguroso cuando está en juego una marca notoria, para evitar que otra marca se asemeje a ella (7).

Protección contra la dilución marcaria: estos signos encuentran como principal flagelo frente a su desprotección a la dilución marcaria. Esto implica que si el signo notorio pudiera ser usado sin autorización por una persona diferente a su verdadero "dueño" -aún cuando tenga fundamento legal para hacerlo-, este signo corre severo riesgo de perder su distintividad y su capacidad de venta, e incluso, causar confusión en cuanto a su origen (8). Nuestra ley de marcas no ha reconocido en su articulado una protección contra la dilución, pero jurisprudencialmente se ha protegido a las marcas de este hecho, por aplicación del art 1109 del Código Civil que prevé la reparación de los daños causados.

Como contrapartida, podemos observar que a nivel internacional existen concretas previsiones tendientes a la protección de este tipo de signos, y no es casual ya que ello siempre constituyó una meta para los organismos internacionales.

Por lo pronto, ya en el año 1925 se incorporó al Convenio de Paris, en su art. 6 bis una norma sumamente importante para la protección de las marcas notorias, la cual compromete a los países miembros de la Unión de París a que sus autoridades rehúsen o invaliden registros y prohíban el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación, traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida y que sea utilizada para distinguir productos idénticos o similares.

Si bien este artículo resulta ser un medio muy útil para la defensa de las marcas notorias, sólo protege a signos cuya notoriedad sea detentada en el país donde se reclama la protección.

Con posterioridad, el GATT/ADPIC introdujo esta norma en su artículo 16.2, previendo ya la posibilidad de que la marca que se imita, no necesariamente sea notoria únicamente en el país donde se reclama la protección, puesto que de lo contrario se estaría avalando una conducta de imitación de marcas extranjeras que, desconocidas en nuestro país, sean sumamente conocidas en otros países. Para ello esta norma brinda la obligación a los estados de ser cautelosos a la hora de otorgar derechos marcarios a quien no ha sido original y se ha aprovechado del éxito ajeno.

Esta norma también supera a su predecesora al incluir en su protección a las marcas notorias de servicios, salvando viejas discusiones acerca de que el Convenio de París sólo resultaría aplicable respecto de productos, tal como establece positivamente la norma.

Asimismo, el GATT/ADPIC a través de su art. 16.3 protege a las marcas notorias a condición de que exista una relación entre los bienes y servicios identificados por un tercero, con los bienes y servicios identificados por el titular de la marca notoria registrada y siempre que exista una probabilidad cierta de lesión a los intereses del titular de la marca notoria. De esta forma también supera al Convenio de París que dispone que debe haber identidad entre los productos y servicios para que se habilite la protección.

Esta ampliación de la norma permite velar por las marcas notorias en toda su plenitud, pues las grandes empresas pueden proteger sus marcas aún en los sectores de mercado en que no se han desarrollado, v gr., el dueño de un gran fast food podría impedir que otro distinga su marca de felpudos con el mismo signo fundado en la necesidad de impedir la confusión en el origen de los productos o servicios y en su calidad (9).

Asimismo, se ha dictado una Recomendación Conjunta en el seno de la OMPI sobre marcas notorias, que si bien no resulta vinculante como los tratados antes mencionados, han servido de fuente de inspiración para que las distintas legislaciones adopten sistemas protectorios en sus derechos internos, tal como ha sucedido con éxito en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de Costa Rica y en la Comunidad Andina a través de la Decisión 486. Mediante esta recomendación se han establecido parámetros claros para indicar cuando estamos en presencia de una marca notoria, definiendo v.gr. cual es el grado de reconocimiento que la marca debe poseer para ser así considerada, o delimitando que sector es el pertinente para determinar que la marca es o no notoria (por ejemplo, una marca notoria de cierta autoparte, no tiene por qué ser sumamente conocida por quien no conduce), si la misma debe ser publicitada y con que alcance (ya que esta es una de las características principales, pues es la que permite llegar al público en forma masiva). Estos sistemas no dejan lugar a dudas acerca de que signos deben gozar de la protección superior que estos signos tienen.

En la Comunidad Andina, encontramos la Decisión 486 que regula en su articulado la protección de las marcas notorias. Aquí, es preciso que la marca sea reconocida como tal en cualquiera de sus países miembros y por el "sector pertinente", entendido como comprensivo de los consumidores potenciales o reales del producto, partícipes en los canales de distribución o venta y círculos empresariales que se desenvuelven en ámbitos relativos a dicho producto o actividad. Y para evaluar este reconocimiento, se toman en cuenta pautas como la publicidad y capacidad de venta de dichos productos o servicios.

Esta decisión vela por la protección de flagelos tales como el riesgo de confusión en el origen del producto o servicio, y el consecuente daño económico y la pérdida del valor publicitario del signo notorio.

Vemos entonces que esta norma es muy completa y analiza distintos escenarios en los cuales se puede ver perjudicado el dueño de una marca notoria que es imitada.

En el ámbito del MERCOSUR también se protegen las marcas notorias, a través de lo dispuesto en el art. 9° inciso 5) del Protocolo de Armonización (Decisión 8/95 MERCOSUR/CMC). La protección se brinda a través de la aplicación del Art. 6 BIS del Convenio de París. El art. 9° inc 5) es casi literal el art. 16.2 del TRIPS.

Finalmente, es preciso destacar que nuestro país, a través del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, da cabal cumplimiento las disposiciones internacionales y en completo cumplimiento de lo dispuesto en el ADPIC y el Convenio de París, si detecta que se ha peticionado el registro de una marca similar o idéntica a una marca notoria, hace uso de su facultad de denegarla (10).

De esta forma vemos como nuestro país, huérfano de legislación interna, se ha hecho eco de las tendencias modernas hacia la protección de los signos, y por ello, en respeto de los tratados internacionales a los que ha adherido, promueve la protección de los signos notorios con las herramientas que tiene a su alcance. No obstante, hace falta pulir aún más la legislación interna para que nuestro país esté a la altura de otras naciones más desarrolladas en lo que hace a la protección de este tipo de signos.

CONCLUSION

Las marcas notorias son signos que han alcanzado un status de privilegio por sobre las restantes marcas, debido a su gran conocimiento por el público a través de la publicidad masiva, su capacidad de venta y en ciertos casos, por sus estándares de alta calidad que las llevan a ser protegidas con mayor rigurosidad frente a posibles imitaciones.

Si bien concluimos que nuestro país a través de la Ley de Marcas no les brinda una defensa especial, la realidad es jurisprudencialmente han sido súmamente protegidas. Asimismo, en respeto de tratados internacionales a los cuales nuestro país ha adherido, la Argentina rehúsa o invalida a nivel administrativo y judicial aquellos signos que pretendieran ser registrados cuando los mismos sean idénticos o similares una marca notoria.

Sin perjuicio de ello, si tomamos el modelo de otras legislaciones, encontramos pautas más concretas para la protección de estas marcas, definiéndolas y brindando las características para la inclusión de la misma dentro de esta categoría.

Es claro que si nuestro país quisiera evolucionar en este tema, precisa una legislación interna más concreta y con mayores especificaciones al respecto, de modo que sirva de ayuda a nuestros juzgadores para determinar ante un litigio si la marca en análisis reviste dicho carácter y por lo tanto merece esta protección especial, o si por el contrario, debe ser protegida como un signo común, ya que tampoco es justo que se abuse de esta protección, pues ello restaría la verdadera importancia que merece esta categorización.

Citas Legales:

1 Otamendi, Jorge, "La marca notoria", LL1975-A 1261
2 Braun, Antoine, Precis des Marques de Produits, Bruselas, 1971
3 C.Nac.Ap.Civ.Com.Fed sala III 7/12/1999 Milliken &Co c/Arch SA LL2000-C 926:"La mayor protección que merece una marca notoria como consecuencia del singular prestigio que acompaña su notoriedad -en especial frente a signos parecidos destinados a identificar artículos de la misma clase- se traduce en un criterio riguroso para efectuar el cotejo que lleva a tolerar un menor grado de semejanza que en los casos habituales".
4 C.Nac.Ap.Civ.Com.Fed sala III 3/12/1998 Reymundo,Claudia y otros c/CCC Acquisition Corp. "Tratándose de un signo notorio interesa defenderlo de la dilución del poder distintivo o de la mala imagen que puedan derivarse de la marca parecida".
5 En el famoso caso "La vaca que ríe" se declara judicialmente la nulidad de la marca registrada en Argentina por ser una copia exacta de la marca francesa. Fromageries Bel SA v. Ivaldi, Enrique del 28.2.61, Fallos 253:267
6 C.Nac.Ap.Civ.Com.Fed sala II 19/8/1997 Yves Saint Laurent International BV c. Castro, Luis A. LL1997-F, 634: "Cuando la marca reviste la calidad de notoria o de alto renombre exige una protección acentuada acorde con esa característica y que justifica vedar la coexistencia de otras marcas que intenten aproximársele, aun cuando estuviesen destinadas a identificar productos diferentes pues, en caso contrario, se daría el dañino efecto de la dilución de la marca".
7 C.Nac.Ap.Civ.Com.Fed sala III 26/8/1992 Marante, Carlos A. c/ Sporloisir S.A LL1993-A, 332 DJ 1993-1, 797: Cuando la marca que sustenta la oposición es una marca "notoria"-la figura del cocodrilo de Lacoste para distinguir vestimenta bien puede incluso considerarse una marca "mundial" o incluso "célebre"-el criterio que debe presidir el cotejo debe ser riguroso, en defensa del especial prestigio de aquéllas".
8 C.Nac.Ap.Civ.Com.Fed sala III Atomplast c/SEAB "aún cuando el titular de una marca no puede oponerse al registro de otra igual destinada a distinguir artículos diferentes, el derecho judicial ha admitido que corresponde no obstante hacer lugar a la oposición si concurren circunstancias especiales que demuestren la posibilidad de confusión entre los productos, para evitar que el público pueda ser inducido a engaño sobre la procedencia o el origen de los productos …"
9 Fallo Stanton c. INPI: el juez de la Cámara Federal efectuó un estudio minucioso sobre la dilución marcaria y aplicó, por primera vez en Argentina, la doctrina emergente del art. 16.3 del ADPIC. En ese fallo el juez… reconoció que el registro de la marca BRAHMA solicitada por el actor para indumentaria se transformaría en un aprovechamiento indebido del prestigio ajeno y al mismo tiempo causaría dilución del poder distintivo de la marca de alto renombre (la marca de cerveza).
10 C.Nac.Ap.Civ.Com.Fed.sala III 21/3/02 Stanton & Cía. S.A. c/ I.N.P.I. LL02-E, 209 LL 03-B, 764: "El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial está facultado para oponerse al registro de una marca cuando ésta sea confundible con otras que la precedieron, y aún cuando el titular o titulares de éstas no hubieran planteado oposición alguna"

BIBILIOGRAFIA

Bases de datos utilizadas para fallos y notas al pie:
• El Dial
• La Ley Online
• Microjuris
• Sitio OMPI

Libros y artículos utilizados

• Marcas y Patentes en el GATT, Daniel R. Zuccherino y Carlos O. Mitelman, Abeledo Perrot,1997.
• DERECHO DE MARCAS- Segunda Edición, Jorge Otamendi. Abeledo Perrot, 1995.
• Derecho de marcas Tomo I Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo Editorial Heliasta.
• Gabriel García Medrano, Avances de la jurisprudencia en la protección de las marcas notorias. El Dial.com.
• OMPI: Tendencia de la Jurisprudencia en Argentina, Ricardo G. Recondo, octubre 2004.
• OMPI: La protección de las marcas notorias y la problemática del uso de las marcas en internet, Marco M. Alemán, Octubre de 2004.

Fecha de creación: Marzo de 2010
Autora: GABRIELA GIMENA MARTINEZ SCHNAIDER

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