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Doctrina | Origen: Argentina : Fecha . Citar como: Protocolo A00276787337 de Utsupra.

Doctrina. Marcas vs. Nombres de Dominio.



Ref. Marcas vs. Nombres de Dominio. Doctrina. Tercer Premio del Concurso del Día Universal de la Propiedad Intelectual Organizado por CPACF - Instituto de Derecho de la Propiedad Industrial. Autora: Dra. Tatiana Anabel Fij. // Cantidad de Palabras: 4002 Tiempo aproximado de lectura: 13 minutos


Marcas vs. Nombres de Dominio
Por la Dra. Tatiana Anabel Fij

I. Introducción
Internet puede ser definido como … "el conjunto intangible que forman una multitud de grupos de ordenadores que se hallan interconectados entre sí por medio de telecomunicación (cable, satélite, láser, radiofrecuencia…) o, si se prefiere, de redes abiertas de ordenadores de tal forma que cualquier ordenador (perteneciente a particulares, empresas, instituciones y administraciones públicas) conectado a una de estas redes puede comunicarse con cualquier ordenador de las otras redes interconectadas…" (1).
Estas redes de computadoras se interconectan por un protocolo de comunicación común denominado TCP/IP (Transfer Control Protocol / Internet Protocol) que hace posible la comunicación y el intercambio de archivos entre usuarios (2). El protocolo aludido asigna a cada máquina un número específico llamado "dirección IP" donde se concentra la identificación única de cada máquina conectada a Internet.
La dirección IP posee una gran cantidad de números y, por lo tanto, es muy difícil de recordar. Para remediar tal situación, se utilizan los nombres de dominio que son… "un recurso mnemotécnico que consiste en la equivalencia de códigos entre estas direcciones IP (signos numéricos) y un conjunto de números y/ó letras (signos alfabéticos y/ó mixtos) que permiten a los usuarios una más fácil memorización de las denominaciones..." (3). Por ejemplo, la dirección IP 201.234.169.7 está ligada al nombre de dominio del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal www.cpacf.org.ar.
La función recordatoria de los "nombres de dominio" hace que estos puedan llegar a superponerse con las marcas de productos ó servicios, si los primeros son idénticos ó similares a éstas. Es que las marcas, siendo signos, también son identificadoras, y pueden consistir, como los nombres de dominio, en una cadena alfanumérica (4).

II. Nombres de dominio
Los nombres de dominio se clasifican en dominios de nivel superior (TLD – Top Level Domains) y dominios de segundo, tercer ó más niveles (los diferentes subdominios). Los dominios de nivel superior deben ser manejados por computadoras conectadas en forma ininterrumpida y controladas de forma permanente por técnicos especializados (5). Los mismos se clasifican en:
a) Dominios genéricos de nivel superior, expresados bajo la sigla gTLD (Generic Top Level Domains): pueden ser adquiridos por cualquier persona ó entidad: ".com" (para entidades comerciales), ".net" (para las computadoras de los proveedores de red), ".org" (para organizaciones), entre otros.
b) Dominios especiales de nivel superior (sTLD – Special Top Level Domains): reservados sólo para entidades que cumplen ciertos requisitos: ".edu" (instituciones educativas), ".gov" (uso oficial), ".int" (organizaciones con Tratados Internacionales y organizaciones no gubernamentales con el status de "observadores" de las Naciones Unidas) y ".mil" (uso militar).
c) Dominios territoriales de nivel superior (ccTLD – Country Code Top Level Domains): brindan información acerca del origen de la página web. Ejemplo de ello son: ".ar" (Argentina), ".fr" (Francia), ".br" (Brasil), etc.
La sumatoria de todos los niveles (el gTLD, el sTLD y el ccTLD conforman lo que se conoce como el DNS (Domain Name System). El dominio se compone de tres elementos: uno que señala que el dominio se encuentra en la World Wide Web (WWW), otro que establece el segmento propiamente identificador llamado "Second Level Domain" ó SLD" (ejemplo: "google"), y finalmente otro que indica el nivel en el cual ese dominio debe ser situado (gTLD, sTLD ó ccTLD) (ejemplo: ".com") (6). En nuestro caso, el dominio será www.google.com.
El "Second Level Domain" es creación intelectual del solicitante. Es este SLD el que puede coincidir con otros signos distintivos de terceros generando diversos conflictos de orden jurídico (7).

III. La regulación de los nombres de dominio y solución de conflictos
III. a) La regulación de los nombres de dominio "genéricos" y "especiales"

Desde el año 1993 hasta 1998, el sistema de regulación de los gTLD y sTLD estuvo a cargo de Network Solutions Inc. (NSI). Originariamente, NSI implementó una política cuyo principio fundamental era: "quien primero solicita un nombre de dominio, primero lo obtiene" ("first come, first served"), conocido como "Principio de Prioridad". La protección de los derechos de terceros -de propiedad intelectual ó de cualquier otro tipo- quedaba a cargo del afectado.
Debido a las críticas a este sistema, en 1998 entró en vigencia el sistema de ICANN (entidad privada sin fines de lucro) que se apoya básicamente en un pilar: la Política Uniforme de Resolución de Disputas (8) (conocida como "UDRP" por su nombre en inglés: Uniform Disputes Resolution Policy). Esta Política no sólo recepta el "Principio de Prioridad" sino que además instaura el llamado "Principio de Registro de Buena Fe" que, en resumen, declara inválido a todo registro realizado (y luego usado) con mala fe por parte de quien no tenga derecho ni interés legítimo, cuando el nombre de dominio registrado sea idéntico ó confundiblemente similar con una marca de un tercero. La Política tiene además sus normas de procedimiento generales (las "Reglas" de ICANN) (9), cuya función es otorgar uniformidad en el ámbito procesal.
Respecto a la mala fe, al igual que en materia marcaria, si bien quien llega primero tiene un mejor derecho, esto no significa que esa prioridad sea absoluta. Llegar primero otorgará un mejor derecho si existe buena fe, ya que el acto de obtención de un nombre de dominio no escapa a la pauta de conducta que nos enseña el art. 953 de nuestro Código Civil.

III. b) Resumen de reglas ICANN
La política de la ICANN establece el marco jurídico para dirimir el conflicto entre el titular de un nombre de dominio y un tercero, por el registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio en Internet. Entre otras, son circunstancias que señalan la registración ó uso de mala fe: el registro con el propósito de vender, alquilar ó transferir el nombre de dominio al titular de la marca ó a un competidor de ese titular, por un valor que exceda al costo del registro del nombre de dominio; ó para evitar que el propietario de la marca pueda reflejar la misma en un nombre de dominio; ó con el propósito de entorpecer el negocio de un competidor; ó por haber tratado de atraer intencionalmente con fines comerciales, mediante el uso del nombre de dominio, a usuarios de Internet a un sitio Web creando una probabilidad de confusión con la marca del reclamante.
El titular del nombre de dominio puede defenderse afirmando que el uso del nombre de dominio ha sido de buena fe; ó que antes de la disputa ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aunque no posea derechos sobre una marca; ó que ha hecho un uso no comercial ó leal del nombre de dominio, sin fines de lucro comercial para desviar consumidores de manera de confundirlos ni para denigrar la marca de que se trate.

III. c) Solución de conflictos
Además del sistema tradicional de resolución de conflictos, es decir, el judicial, existe un sistema de resolución alternativa de disputas llamado Uniform Disputes Resolution Policy (UDRP). A través de este sistema, la acción de restitución del dominio se inicia ante un Proveedor de Servicios de Solución de Controversias, el cual designa un árbitro (ó un grupo de árbitros si así lo quieren las partes) que será el encargado de dictar un laudo para poner fin a la controversia. El Proveedor de Servicios de Solución de Controversias con mayor acción es el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con sede en Ginebra, Suiza.
La adhesión de los registrantes al arbitraje es inexcusable puesto que los mismos (en los niveles gTLD y sTLD) se obligan a someterse a dicho sistema al momento de inscribir el nombre de dominio ante la entidad registrante. Si el árbitro decide hacer lugar al reclamo, lo debe informar a la entidad registrante y ésta efectuará el cambio de titularidad electrónicamente.

III. d) La regulación de los nombres de dominio "territoriales"
La regulación y administración de los ccTLD fue delegada por la IANA (Internet Assigned Numbers Authority - Autoridad de Números Asignados de Internet) a los gobiernos de cada país, para que cada Estado decidiera en quién confiar esta tarea.
En Argentina, la administración y registro de los nombres de dominio ".ar" fue encomendada a la Dirección de Informática, Comunicaciones y Seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina (bautizada como "NIC Argentina"). Los dominios disponibles, entre otros, son (10): ".com.ar", ".gov.ar", ".gob.ar", ".int.ar", ".mil.ar", ".net.ar", ".org.ar", ".edu.ar", ".tur.ar".

III. e) Resumen de normas NIC Argentina
Desde sus comienzos, NIC Argentina basó su regulación en el "Principio de Prioridad". En el año 2000, se produjo la última actualización de esta regulación mediante el dictado de la Resolución 2226/2000 (11) del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estas "nuevas reglas" se circunscriben a consagrar el "Principio de Prioridad" (regla n° 1) sin receptar el "Principio de Registro de Buena Fe".
A los fines de solicitar el registro de un nombre de dominio se exige a las personas físicas informar el número de DNI, CUIT ó CUIL., mientras que las personas jurídicas deben suministrar su número de C.U.I.L. Si se trata de registros solicitados por personas físicas ó jurídicas que no residen en nuestro país, se les pide que informen el número de su documento de identidad ó de identificación tributaria del país de residencia (regla n° 4).
No se evalúa si el registro ó uso de un nombre de dominio produce la violación de derechos de terceros (regla n° 10). Sin embargo, NIC Argentina está facultada para denegar ó revocar un nombre de dominio en el caso de que se trate del nombre de una persona física ó jurídica de "trascendencia y/ó notoriedad pública" (regla N°11). NIC Argentina asienta el principio que el registrante es el único responsable de las consecuencias que pueda ocasionar la denominación en cuestión, salvo el caso en que lo solicite una persona diferente al mismo, en el que la responsabilidad será solidaria (regla n° 9).
NIC Argentina no se responsabiliza por cualquier tipo de conflicto con marcas registradas ó por registrar ó incluso en el supuesto en que se afecten derechos de propiedad intelectual en general. En el supuesto caso que, por alguna de las circunstancias que lo motiven, se origine la perdida ó revocación del registro del nombre de dominio, NIC Argentina no se hace responsable de la eventual interrupción de los negocios que pudiere causar, ni por los daños ó perjuicios de cualquier otra índole (Reglas n° 10 y 16).

III. f) Solución de conflictos
A nivel local los diferentes "NIC" del mundo han ido implementando sistemas alternativos de resolución de disputas. Muchos de ellos optaron por adherirse al sistema de la UDRP y delegaron en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI la resolución de sus reclamos.
En nuestro país no existen sistemas de resolución alternativa de disputas para conflictos sobre nombres de dominios ".ar" equivalentes a la UDRP. Inclusive, NIC Argentina aclara expresamente que no actuará ni como mediador ni como árbitro en relación a los conflictos que eventualmente se susciten entre los registrantes y/ó solicitantes y/ó terceros, respecto al registro ó uso de un nombre de dominio. Entonces, salvo que el requirente acepte la jurisdicción arbitral voluntariamente, la única vía es la judicial.

IV. Marcas. Diferencias entre marcas y nombres de dominio
La marca ha sido definida como… "el signo que distingue un producto de otro ó un servicio de otro" (12) (carácter distintivo de la marca). El derecho de marcas incluye los principios de "Prioridad" y de "Registro de Buena Fe", ya que el que primero solicita el registro de una marca es quien tiene mejor derecho y los registros realizados con mala fe pueden ser atacados por nulidad.
Las marcas tienen por principal objetivo identificar un producto ó servicio en un ámbito de protección limitado territorialmente (principio de territorialidad) y circunscripto a una determinada clase de productos ó servicios con ella amparados (principio de especialidad). De lo enunciado se desprende que el principio de territorialidad habilita la existencia de marcas idénticas en territorios distintos y el de especialidad hace posible que en un mismo país convivan marcas idénticas para distinguir distintos productos y/ó servicios.
Los nombres de dominio, en cambio, no tienen una limitación territorial y no se clasifican por clases de productos (13). En los nombres de dominio, encontramos el principio de universalidad en contraposición al de territorialidad de las marcas y el de identidad que significa que no pueden coexistir dos ó más SLD idénticos en una misma categoría de TLD.
Las marcas pueden registrase en clases diversas dando la posibilidad de que existan idénticas marcas para distinguir productos y servicios diferentes. Esto es imposible en el caso de los nombres de dominios. No pueden existir dos nombres de dominio iguales. Como nos enseña Otamendi… "estamos frente a una situación de todo ó nada. Quien obtiene el nombre de dominio tiene todo y los demás nada...". (14)
De lo visto se deriva la importancia que tiene para una empresa obtener un determinado nombre de dominio. Desde el punto de vista comercial, la ausencia de un nombre de dominio apropiado significa tener menor llegada al público de Internet. (15)

V. Conflictos entre marcas y nombres de dominio. Ciberocupación
En materia de nombres de dominio, la artimaña más corriente es el registro de nombres de dominio que incluyen la marca del competidor para luego reclamar una suma de dinero por la restitución de la dirección virtual (ciberocupación).
Este "chantaje cibernético" puede causar confusión en el visitante de la página / posible consumidor. La Ley marcaria prohíbe la utilización de una marca ajena cuando dicho uso causa confusión entre los potenciales consumidores del producto ó servicio. Otamendi nos enseña que la Ley de marcas argentina no menciona en su texto las palabras "confusión" ó "confundibilidad" pero dichos conceptos se encuentran en el espíritu de la misma reflejado en su artículo 3° inciso a y b que prohíbe el registro de marcas idénticas ó similares a otras registradas con anterioridad, al igual que el art. 4° que establece la nulidad de las marcas que se opongan a lo dispuesto por el art. 3°, confiriendo al titular marcario un derecho exclusivo de uso (16).
Un caso de ciberocupación confundible en nuestro país fue el del servicio de "Pago mis cuentas" (pagomiscuentas.com) donde durante un tiempo un ciberocupa registró el dominio "pagomicuenta.com" y la gente que accedía al sitio pensaba que pagaba sus servicios.
Asimismo, la ciberocupación puede dar lugar a casos de dilución, esto significa pérdida del "poder distintivo" de una marca. El poder distintivo de la marca se ve reducido como consecuencia del uso –por parte de un tercero- de ese mismo signo para distinguir productos ó servicios de nivel ó calidad inferior ó bien cuando es utilizada para distinguir productos ó servicios completamente diferentes, independientemente de que no exista posibilidad de confusión (17). En la actualidad la doctrina de la dilución se aplica únicamente a las marcas notorias ya que extender la protección a las otras marcas implicaría suprimir la clasificación de marcas, y el registro en una clase determinaría el registro en todas.
La ley de marcas argentina no contiene normas expresamente referidas a la dilución. Sin embargo, Otamendi considera que evitar la dilución constituye un "interés legítimo" de acuerdo a lo normado en el art. 4° de la Ley 22.362 para el titular de la marca notoria. Otra herramienta puede encontrase en el art. 1109 del Código Civil que ordena la reparación del daño. Asimismo y, a partir de la aprobación del ADPIC por Ley 24.425, existe otra fuente normativa disponible en el art. 16.3 de dicho tratado.
Un caso famoso de ciberocupación dilutiva en los Estados Unidos fue Intermatic Inc. v. Toeppen, donde la Corte del Distrito de Illinois concedió la razón a la actora afirmando que tanto la registración realizada por el demandado así como el uso del nombre de Intermatic como nombre de su dominio, debilitaba la capacidad de la empresa para identificar y distinguir sus mercaderías y servicios en la red (18).
En general, los casos de ciberocupación se resuelven por aplicación de la legislación de marcas; aunque también pueden ser atacados utilizando la normativa sobre competencia desleal que es, a mi criterio, insuficiente. Para que se configure un caso de competencia desleal, es necesario que las partes enfrentadas se dediquen a una misma rama productiva, ó bien tengan una clientela común (real ó potencial).
Desde la óptica de la Política de la ICANN, la competencia desleal sirve como indicio para demostrar la mala fe del titular del nombre de dominio. Esto surge de sus artículos 4(b)(i) y 4(b)(iii) que expresan que se interpretarán realizados de mala fe aquellos registros que se hubiesen efectuado con el propósito de venderlos, alquilarlos ó transferirlos a un competidor del titular de la marca, ó bien, para obstaculizar el negocio de un competidor.
En Argentina, las normas sobre competencia desleal se encuentran dispersadas en distintas normativas: la ley de marcas, las normas del Código Civil acerca de la mala fe (arts. 21, 953, 1071, 1198 y cc.), el art. 159 del Código Penal, la Ley 22.802 (de lealtad comercial) y la Ley 25.156 (de defensa de la competencia).
VI. Conclusión
El crecimiento de Internet nos hace comprender la importancia que posee el nombre de dominio para las empresas cuyo principal objetivo es llegar a potenciales consumidores. Este hecho ha producido las situaciones descriptas en el presente trabajo, en las que se genera un conflicto entre el sistema de marcas y el sistema de nombres de dominio.
Considero que una medida posible para prevenir el conflicto entre dos titulares con legítimos intereses sería recurrir a la creación de distintos TLDs que tengan correlato con las clases de productos ó servicios del sistema de marcas a los efectos de evitar la confusión. Evitar la confusión de las marcas es uno de los objetivos primordiales del Derecho Marcario para proteger tanto a los comerciantes como, fundamentalmente, a los consumidores. También es uno de los objetivos del sistema de nombres de dominios pero referido a evitar la confusión "telecomunicacional".
Tal como fue señalado, la regulación de los nombres de dominio ha demostrado una concreta evolución tanto en el nivel "genérico" (gTLD y sTLD) como en los distintos niveles territoriales ("ccTLDs"). A nivel internacional y, a partir de la adopción de las normas de la UDRP de ICANN, se ha conseguido implementar un sistema de resolución de conflictos que demuestra ser un instrumento bastante efectivo, principalmente en los casos de "ciberocupación".
En nuestro país, la Ley de marcas no nos ofrece una solución adecuada a muchos de los problemas que ocasiona la utilización de nombres de dominio. Es necesario remarcar que las nuevas Reglas de NIC Argentina se presentan como un avance positivo en este sentido, pero aún insuficiente. Asimismo, no contamos con una legislación de competencia desleal suficiente para aplicar a la solución de los conflictos que se suscitan día a día en la Web. En resumen, aplicamos disposiciones del derecho común que en algunos casos no responden a la finalidad para las que fueron creadas.
Sería de avanzada que NIC Argentina adopte un sistema de resolución alternativa de disputas que permita poner fin a los casos de ciberocupación en un plazo corto y a un costo razonado, sin necesidad de tener que recurrir a los tribunales judiciales.
VII. Bibliografía
• Bianchi, Roberto., "Conflictos entre marcas y nombres de dominio de Internet. ¿Primera aplicación de un derecho global?, La Ley2000-C, 1117.
• De Paladella Salord, Carlos Romero y Álvaro, Miguel., "Normas NIC-Argentina; la registración de dominios ".Com.ar": un problema incipiente sin adecuada solución normativa", La Ley2002-A, 1255.
• Echeverría, Andrés., "Uso de marcas y nombres de dominio", en Derechos Intelectuales, Tomo 9, Colección Derechos Intelectuales, Editorial Astrea, 2001.
• Farinella, Favio., "Internet. Nombre de dominios, jurisdicción y ley aplicable", DJ1999-3, 654.
• Fernández Novoa, Carlos., Tratado de Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales SA – Madrid 2001.
• Iturralde, María Pía., "Conceptos tradicionales en el ambiente virtual: Internet, las marcas y los nombres de dominio", La Ley2000-D, 1.
• Laurini, Diego N., "Nombres de dominio y marcas en Internet", La Ley2002-A, 1029 – LLP 01/01/2002, 800.
• Laurini, Diego N., "El sistema de resolución de disputas de ICANN-OMPI en materia de nombres de dominio de Internet", LA LEY03/01/2005, 1 – La Ley 04/01/2005, 1.
• Massaguer, José., "Conflictos de Marcas en Internet", Revista General de Derecho, número 648, Valencia, 1998.
• Mercuriali, Carlos., "El desafío de las marcas en Internet", en Derechos Intelectuales, Tomo 9, Colección Derechos Intelectuales, Editorial Astrea, 2001.
• Otamendi, Jorge., "Derecho de Marcas", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999.
• Otamendi, Jorge., "Conflictos con los nombres de dominio", La Ley2000-E, 963.
• Richard, Soledad y Rodríguez, Pablo J., "Conflictos entre el sistema de marcas y el sistema de nombres de dominio de Internet en Argentina", La Ley2000-F, 1255.
• Vibes, Federico Pablo., "El nombre de dominio de Internet", La Ley, 2003.
• Vibes, Federico Pablo., "Resolución de conflictos en materia de nombres de dominio", La Ley2007-E, 1341.
• Vibes, Federico Pablo., "El impacto de Internet en la propiedad intelectual", La Ley 18/06/2002, 1- La Ley2002-D, 1106.
Páginas de Internet:
• http://www.icann.org/
• http://www.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm
• http://www.icann.org/en/udrp/udrp-rules-24oct99.htm
• http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64151/texact.htm
• http://www.nic.ar
• http://www.nic.ar/616.html

Citas legales.
Massaguer, José., "Conflictos de Marcas en Internet", Revista General de Derecho, número 648, Valencia, 1998, p. 11111 y siguientes.
2 Mercuriali, Carlos., "El desafío de las marcas en Internet", en Derechos Intelectuales, Tomo 9, Colección Derechos Intelectuales, Editorial Astrea, 2001, página 73.
3 Vibes, Federico Pablo., "El nombre de dominio de Internet", La Ley, 2003, páginas 15-16.
4 Bianchi, Roberto., "Conflictos entre marcas y nombres de dominio de Internet. ¿Primera aplicación de un derecho global?, La Ley2000-C, 1117.
5 Echeverría, Andrés., "Uso de marcas y nombres de dominio", en Derechos Intelectuales, Tomo 9, Colección Derechos Intelectuales, Editorial Astrea, 2001, página 99.
6 Mercuriali, Carlos., "El desafío de las marcas en Internet", en Derechos Intelectuales, Tomo 9, Colección Derechos Intelectuales, Editorial Astrea, 2001, página 74.
7 Richard, Soledad y Rodríguez, Pablo J., "Conflictos entre el sistema de marcas y el sistema de nombres de dominio de Internet en Argentina", La Ley2000-F, 1255.
8 Ver texto en http://www.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm
9 Ver texto en http://www.icann.org/en/udrp/udrp-rules-24oct99.htm
10 http://www.nic.ar/
11 http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64151/texact.htm
12 Otamendi, Jorge., "Derecho de Marcas", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, página 7.
13 Mercuriali, Carlos., "El desafío de las marcas en Internet", en Derechos Intelectuales, Tomo 9, Colección Derechos Intelectuales, Editorial Astrea, 2001, página 76.
14 Otamendi, Jorge., "Conflictos con los nombres de dominio", La Ley2000-E, 963.
15 Vibes, Federico Pablo., "El nombre de dominio de Internet", La Ley, 2003, página 38.
16 Otamendi, Jorge., "Derecho de marcas", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, página 167.
17 Otamendi, Jorge., "Derecho de marcas", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, páginas 403/404.
18 Intermatic Inc. v. Toeppen, 947 F. Supp. 1227 (N.D. Ill. 1996).

Cantidad de Palabras: 4002
Tiempo aproximado de lectura: 13 minutos




Fuente | Autor: Tercer Premio del Concurso del Día Universal de la Propiedad Intelectual Organizado por CPACF./Dra. Tatiana Anabel Fij










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