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Doctrina | Origen: Argentina : Fecha . Citar como: Protocolo A00276916981 de Utsupra.
Los dominios de Internet. Un servicio que debe ofrecer el Estudio de Abogados.
Ref. Doctrina. Los dominios de Internet. Un servicio que debe ofrecer el Estudio de Abogados. Autor: Adriano Díaz Cisneros. Abogado especialista en Dominios de Internet. Socio fundador del registrador Dominiosdeempresa.com // Cantidad de Palabras: 4094 Tiempo aproximado de lectura: 14 minutos
LOS DOMINIOS DE INTERNET: UN SERVICIO QUE DEBE SER OFRECIDO POR EL ESTUDIO DE ABOGADOS.
Por Adriano Díaz Cisneros. Abogado. Socio Fundador del registrador Dominiosdeempresa.com
Resumen
En un principio las empresas registraban y administraban los dominios utilizando a sus empleados internos o dejaban también esta tarea a cargo de uno de los socios. Luego, un sin fin de costosos y graves problemas –incluso pérdida de todo el patrimonio de la empresa- mostraron que no es conveniente que administren los dominios aquellos que tienen información sensible como lo es el listado de los clientes, o aquellos que tienen vínculos con los proveedores, o conocimiento interno del know how comercial del negocio, o quienes no pueden realizar una adecuada contemplación de derechos de terceros.
Hoy cada vez está más consolidada la convicción de que solamente el Estudio de Abogados está en condiciones de brindarle a la empresa del siglo xxi un servicio responsable y eficaz de registro y administración de sus dominios corporativos. En este trabajo se repasan citas jurisprudenciales y fundamentos técnicos que ilustran estos conceptos.
I. Introducción.
Como se desprende de la lectura de los informes de "IAB" (Internet Advertising Boreau") que monitorean las inversiones que las empresas realizan en el rubro publicidad en Internet, Internet está desplazando a la televisión en la puja por ser el medio donde más inversiones se realizan en publicidad y ha sido y es el medio que más ha crecido y en el cual las marcas hoy libran las batallas más decisivas por los consumidores y por ganar o defender un espacio en el mercado.
En Internet cada sitio debe tener un nombre para ser identificado. Como no pueden existir dos sitios que se llamen de la misma forma, entonces se necesita un sistema de registro, y surgieron los registros de nombres de dominio… registro sobre las direcciones de Internet.
Cada vez que alguien registra un dominio le quita a todas las otras personas del mundo la posibilidad de darle un determinado nombre a un sitio en Internet. Pablo Vives, en su libro "El Nombre de Dominio en Internet" 1*, hace hincapié en que son bienes escasos y por ello valiosos.
Para proteger sus marcas, para proteger a sus clientes de sufrir delitos informáticos, aumentar su visibilidad, y para llegar a un número mayor de consumidores, las empresas necesitan registrar dominios y llevar su administración.
El problema es ¿Quién debe realizar esta tarea para las empresas? ¿Sus empleados internos? ¿Uno de sus socios? ¿Su Estudio de Abogados?
En este trabajo se propone que el servicio de registro y de administración de nombres de dominio de Internet debe ser ofrecido a la empresa por su Estudio de Abogados o por su Agencia de Marcas.
Y, al mismo tiempo, se intentará demostrar, con citas a casos jurisprudenciales, por qué no es correcto encomendar la tarea de registrar los dominios a los empleados internos de la empresa o, aún, a uno de sus socios.
II. Los dominios de Internet. Activos empresariales.
El mercado de reventa, compuesto por inversores que compran dominios registrados con la intención de revenderlos más caros, es un gran indicador de la importancia que, según el mercado, tienen los dominios para las empresas. Dentro de las plataformas de empresas intermediarias tales como SEDO o AFTERNIC se revenden y se subastan dominios ya registrados que son comprados a altos precios, que revelan la importancia que tienen, según el mercado, los dominios para la empresa de hoy.
Las grandes empresas apuestan también por dominios genéricos de calidad que relacionan directamente con su empresa ganando un terreno muy importante a su competencia directa como por ejemplo Johnson&Johnson que adquirió "baby.com" o Bank of América que compró "loans.com" "
Algunos de los métodos que, según los asesores en inversiones en dominios, se utilizan para valorar dominios en el mercado de reventa son: en función de capacidad de generación de ingresos del dominio ( basándose en multiplicador de x años sobre ingresos de parking), capacidad de generación de marca (fácil de pronunciar, fácil de recordar), mercado al que proporciona acceso, (negocio rentable en internet o no) "
El ranking de ventas de dominios genéricos más caros incluye a Sex.com (14 millones US$), Games.com (11 millones US$), Diamond.com (7,5 millones US$), Business.com (7,5 millones US$), Beer.com (7 millones US$), Casino.com (5,5 millones US$), Korea.com (5 millones US$), Shop.com (3,5 millones US$), Wine.com (3,3 millones US$), Altavista.com (3,25 millones US$), Vodka.com (3 millones US$) y Loans.com (3 millones US$).
Los especialistas en dominios aseguran que la manera de comprender su valor es compararlos con las inversiones inmobiliarias. "En cualquier ciudad existen decenas de miles de locales comerciales, pero solo unos pocos cientos están situados en la principal calle comercial por la que pasan los clientes y que, por lo tanto, son los mejores lugares para hacer negocio. Esos inmuebles son las inversiones inmobiliarias más apreciadas de la ciudad. Como en cualquier ciudad, en el mercado global que constituye Internet ocurre lo mismo con los dominios" 2 *.
Según lo recomiendan los especialistas en marketing, es importante registrar dominios de Internet que prevean los posibles errores de ortografía en el tecleo de la marca, así como también los gg-tld de todos los países a donde una marca se publicita o tiene presencia. Además, es importante incorporarle a los dominios servicio de "redireccion web" para que se conviertan en distintas puertas de entrada a un mismo sitio, y en maneras de llegar un segmento más amplio de potenciales consumidores, de tener una visibilidad mayor, y de lograr una mejor posición en los buscadores.
III. Dominios que son registrados y administrados por empleados internos de la empresa.
En muchas ocasiones, las empresas deciden encargarle a sus empleados internos –comúnmente del sector "sistemas"- la tarea de registrar y de administrar los nombres de dominio web.
Los problemas que con mayor frecuencia aparecen son los siguientes:
III. a) Inconvenientes surgidos de la alta rotación de los empleados internos de la empresa.
Incluso las mejores empresas sufren graves problemas para mantener a sus recursos humanos y ofrecerles condiciones que les resulten atractivas por un largo período de tiempo.
Resultado: con el paso de los años es difícil saber quien lo registró, y es imposible identificar los registros con las claves del dominio o el acceso para poder administrarlo y entonces el dominio se pierde.
Además, esto frecuentemente ocasiona que no se cumplan las condiciones de los contratos de registro de dominios, lo que puede dar ocasión a que se pierdan los dominios por no tener actualizados los datos de contacto, o por otros motivos especificados en los contratos.
III. b) Ataques informáticos a la empresa perpetuados por sus empleados.
Según datos que publica la institución española gubernamental Guardia Civil, el 70% de los ataques informáticos a empresas proceden de empleados descontentos, desleales o ex empleados. 3*
La persona que administra un "dominio web" tiene atribuciones técnicas que le permiten, entre otras cosas, crear correos electrónicos que se pueden utilizar para perpetuar actos de defraudación a clientes y a proveedores.
Los empleados internos tienen acceso a información sensible de la empresa sobre proveedores, clientes, know how del negocio, que les facilita la perpetuación de ataques a través del uso ilegítimo del nombre de dominio. Por estas razones, el registro y la administración de dominios web por parte de empleados internos incrementa estos peligros.
La Guardia Civil aconseja a las pymes que cualquier cambio de personal debe ir acompañado inmediatamente con la revisión de las claves. Asimismo, para prevenir ataques, se debe establecer una política de seguridad interna que incluya la administración de los usuarios y de las claves.
III. c) Conflictos de Titularidad sobre el dominio entre el empleado y el empleador.
Cuando las empresas dejan en las manos de su staff interno la tarea registrar y administrar los nombres de dominio de Internet, pueden surgir conflictos de titularidad no solo del dominio sino incluso de toda la empresa.
Uno de los más conocidos ejemplos de esto es el caso del dominio "Mtv.com".
Adam Curry era empleado del canal de música "MTV" y obtuvo el permiso de Viacom –la empresa propietaria de MTV- para registrar y poner en funcionamiento el sitio Mtv.com que, al amparo del canal de música, se desarrolló con videos, música, reportajes hasta alcanzar un gran desarrollo.
Cuando Curry se desvinculó laboralmente de MTV, comenzaron las intimaciones que dieron ocasión al caso "MTV NETWORKS, A DIVISION OF VIACOM INTERNATIONAL, Plaint V. Adam CURRY, Defendant" lectura de las distintas líneas de argumentación arroja luz sobre la complejidad que pueden revestir estos casos, en razón de que Curry argumentaba que él había sido quien registró el dominio y, por lo tanto, se consideraba dueño del sitio que, entonces, había adquirido una importante dimensión.
Al final las partes llegaron a un Acuerdo, aunque las condiciones del Acuerdo no trascendieron.
Además, cuando el empleado registra el dominio puede –en algunos casos- utilizar esta circunstancia para fundamentar que no es empleado sino que es socio. E incluso armar una nueva empresa con el mismo nombre, los mismos clientes, el mismo modelo de negocio y los mismos proveedores.
Esto tal vez se puede ver reflejado en el caso ITMetrixx, Inc. v. Kuzma Productions Case No. D2001-0668 ante el Centro de Arbitraje de la Ompi… por el dominio itmetrixx.com (idéntico al nombre de la empresa) donde quien es señalado como un antiguo empleado de la empresa ITmetrixx Inc, Michael Kuzma, fundamentó en el dominio su condición de socio. Y finalmente se defendió con éxito en la demanda y obtuvo un laudo arbitral favorable sobre la titularidad del dominio para la nueva empresa… llamada "Kuzma Productions".
Un ejemplo en el que le fue mal al empleador es el caso Miss Universe L.P., LLLP v. A Visual Group Case No. D2005-0738, ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Ompi por el dominio missarizonausa.com Allí el empleado argumento que trabajó durante 25 años seguidos para el empleador y, por consiguiente, este último debía saber que había montado un sitio de Internet lo cual demuestra su consentimiento. Finalmente, el resultado del arbitraje fue desfavorable al titular de las marcas, y el empleado mantuvo el sitio a pesar de ser altamente confundible con las marcas del empleador.
Otro ejemplo se puede revisar en el caso "Canal de Isabel II v. Jesús Marco Zamora" ante el Centro de Arbirtraje y Mediación de la Ompi, Caso No. D2010-0550.
En esta oportunidad, un empleado interno del CLUB DEPORTIVO CANAL DE ISABEL II, registró el dominio web "clubdeportivocanal.com" y luego solicitó a su ex empleador la suma de 12.000 euros en concepto de gastos de administración y de mantenimiento del dominio. No pudieron llegar a un acuerdo y el empleador tuvo que recurrir a los servicios de Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde obtuvo un resultado favorable.
Otro caso es Blemain Group v. Mr. Stuart Frost Case No. D2006-0871. El señor Stuart Frost era empleado de Blemain Group, a sus órdenes registró los dominios blemaingroup.com y blemainfinance.com y luego los utilizaba como arma extorsiva laboral contra sus empleadores ya que la relación laboral terminó en malos términos. Finalmente Blemain Group, recurriendo al Arbitraje Internacional, obtuvo un laudo favorable. El Arbitro sostuvo que no estaba preparado para investigar las vicisitudes de la relación laboral, pero si para determinar que el demandado detentaba de mala fé el nombre de dominio.
Más casos de estos conflictos en Arbitrajes Internacionales puede ser PairGain Technologies, Inc. v. Michael Centrella (NAF Apr. 19, 2000), y también Hankison International v. Hankisoninternational.com (NAF May 3, 2000), ambos en el National Forum y que relatan conflictos planteados por empleados internos que registran los dominios a pedido del empleador y luego los usan de forma extorsiva.
Como estos hay muchos casos que llegan muchas veces a los tribunales, a los Arbitrajes Internacionales, y que, en otras tantas, son materia de negociación extorsiva en las audiencias laborales.
En conclusión: es mala decisión dejar en manos de los empleados internos la tarea de registrar o administrar los dominios ya que esto origina frecuentes conflictos de titularidad con destino incierto.
III. d) Conflictos originados por registros de dominios que infringen derechos de terceros.
Antes de registrar un dominio, una empresa responsable debe realizar una evaluación de antecedentes marcarios para asegurarse de que ese registro no atente contra los derechos de terceros.
De acuerdo a la jurisprudencia internacional y también de Argentina, registrar un dominio puede ser, en algunos casos, una infracción a los derechos marcarios (ver, entre otros, : F. Hoffmann La Roche AG c. SAF, S.A. y otros/ Medidas Cautelares CNCiv. y Com. Fed.)
IV. Dominios que son registrados y administrados por uno de los socios de la empresa.
Otras veces quien registra los dominios es uno de los socios de la empresa, y es también quien se ocupa de administrarlos y de su mantenimiento.
Como el nombre de dominio conforma la "identidad virtual" de la empresa, y de este dependen todos los correos electrónicos corporativos, y también su sitio web, en algunos casos el socio que administra el dominio se puede "robar la empresa", solamente con avisarle a clientes y proveedores desde las direcciones oficiales de correo electrónico de un cambio de oficinas o de directorio, y dando cuenta de esta circunstancia en el sitio web.
Hay un caso llamativo en The Thread.com, LLC v. Jeffrey S. Poploff Case No. D2000-1470 ante el Centro de Arbitraje de la OMPI por el dominio "thethread.com". Allí The Thread.com, LLC demandó a Jeffrey S. Poploff reclamando la titularidad del dominio, e invocando marcas registradas, y no tuvo éxito puesto que este último fundamentó su interés legítimo en este dominio en el hecho de ser uno de los socios fundadores de "The Thread.com LLC". No obstante a ello, el Arbitro, pese a darle la razón al titular del dominio, se ocupó de especificar que este laudo no debía leerse como una justificación de su conducta ya que, a pesar de ser él uno de sus fundadores, una corporación –o una sociedad de responsabilidad limitada (LLC)- es una entidad legal separada que puede tener sus propios derechos de propiedad.
Más casos como "Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. v. Autofinanciamiento Total, S.A. de C.V." Case No. DMX2004-0004", o Paul Plumadore, James Tindell, River Road Antiques, Ltd v. William Kilgore" Case No. D2007-1922,en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual dan cuenta de que son problemas muy comunes.
En conclusión: resulta desaconsejable que uno de los socios de la empresa sea quien registre y lleve la administración de los dominios. Es peligroso para los intereses de los otros socios y una luz de alerta para los inversores.
V. Los dominios deben ser registrados y administrados por el Estudio de Abogados de la empresa o por su Agencia de Marcas.
V. a) La importancia de asesorar con anticipación.
Hay marcas de notoriedad internacional que hoy no tienen su nombre de dominio por no haber tenido la diligencia de registrarlo con anticipación.
Está el caso de la marca notoria "Roche" que se puede leer en "F. Hoffmann-La Roche AG v. Domain Admin Tucows.com Co". ante el Centro de Arbitraje de la Ompi Case No. D2006-1488, donde quien había registrado el nombre "roche.org" tuvo éxito en defender la titularidad del dominio fundamentando en su interés legítimo. Por ello, el laboratorio no pudo obtener el nombre de dominio "roche.org" a pesar de sus registros marcarios y de su notoriedad.
Otro caso es el de la marca notoria "Maggi" que se puede leer en Societe des Produits Nestle S.A. v. Pro Fiducia Treuhand AG ante el Centro de Arbitraje de la Ompi, Case No. D2001-0916. En este caso, Nestlé no solamente no pudo acceder a tener el dominio "Maggi.com" sino que, además, recibió de parte de los Arbitros la dura reprimenda de considerar que su demanda constituía mala fé y un abuso del procedimiento. El motivo del fallo adverso consistió en que el dominio había sido registrado con anterioridad por una persona llamada Romeo Maggi, y fundamentó en su propio nombre su interés en tener la titularidad del dominio.
Otro caso llamativo es el del dominio "Gmail.de" que Google no pudo tener en Alemania, en razón de que fue registrado por anticipación por un empresario alemán llamado Daniel Giersch, quien se pudo defender con éxito de las acciones de Google para poder llegar a tener ese estratégico dominio.
En conclusión: el mejor asesoramiento es la prevención que consiste en proteger los dominios con anticipación a los terceros.
V. b) Los titulares de marcas pueden ser considerados responsables por las actividades realizadas desde dominios de Internet registrados sin autorización.
El art. 40 de la ley 24.240 de Argentina, en la línea con otras legislaciones del consumidor vigentes en otros países, responsabiliza solidariamente a quien haya "puesto su marca en la cosa o servicio".
Quien pone su marca en la cosa o servicio, sea o no el verdadero productor o fabricante, importador, distribuidor, proveedor, etcétera, "responde solidariamente con éstos frente al consumidor por los daños resultantes del riesgo o vicio de la cosa o de la prestación del servicio (Iuele De Pinotti, Bárbara Lina c/ Soda Profesional S.A. y otro, s/ daños y perjuicios". CNCIV - SALA F - 18/05/2007).
Teniendo en cuenta que Internet es un medio a través del cual se perpetúan delitos, cuando un tercero registra los dominios de una marca puede utilizar esta confianza en la marca como carnada para atraer a los clientes y venderles productos falsificados o defraudarlos con ofertas irreales, o causarles daños. Se considera que "la confianza" es un factor de atribución de responsabilidad objetiva 4* y, por lo tanto, el proveedor aparente asume el riesgo de la utilización no autorizada de su marca 5*.
Dicho en otras palabras: es importante resguardar los intereses de la empresa y también identificar potenciales amenazas para neutralizarlas.
V. c) Los nombres de dominio: un servicio que requiere supervisión legal.
La "Ley 34/20002" de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico del Reino de España, establece en su art. 9 que los prestadores de servicios tendrán la obligación de inscribir en el Registro Mercantil donde estuvieran inscriptos -o aquel Registro Público en el cual hubieran adquirido su personalidad jurídica- al menos un "nombre de dominio" o "direccion de Internet" que en su caso utilicen para su identificación en Internet, así como todo acto de cancelación o modificación de estos nombres de dominio.
Es un adelanto ya que esta ley de avanzada que refleja una realidad: los nombres de dominio requieren supervisión legal ya que son activos empresariales determinantes.
VI. Conclusiones.
El mayor reto de esta época es la velocidad de los cambios, que para algunos es una gran amenaza y para otros puede ser una oportunidad, según su capacidad adaptación 6* .
Y, entre los cambios que originan nuevas necesidades de adaptación en la empresa, está la de tener carpetas de dominios de Internet para proteger sus intereses, proteger a sus consumidores que confían en sus marcas, y para llegar a un mayor número de potenciales clientes en distintos mercados. El objetivo de este trabajo fue bucear en la problemática acerca de quienes deberían encargarse de la tarea de brindarle a la empresa del siglo xxi estos servicios.
De esta investigación se desprende que no es una buena idea dejar en las manos del staff interno de la empresa el registro de los dominios. Aquellos que disponen de información interna crítica como listado de los clientes, o aún vínculos con los proveedores, o conocimiento interno del know how del negocio, es desaconsejable que sean quienes registren y administren los nombres de dominio como lo demuestran los consejos de instituciones especializadas en seguridad informática, y los conflictos legales que se han revisado en este trabajo y otros tantos que se verifican en el día a día de la práctica cotidiana. Por otra parte, cada vez más se le exige a las empresas responsabilidad con su entorno y la diligencia de tomar recaudos para no perjudicar derechos de terceros y, en este sentido, se destaca la prudente evaluación de los antecedentes marcarios en cada nombre de dominio que se necesita.
La tarea de registrar y de administrar los dominios de Internet es un servicio que debe ser ofrecido, entonces, por el Estudio de Abogados o por la Agencia de Marcas de la empresa.
VII. Bibliografía
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• Vibes, Federico Pablo., "Resolución de conflictos en materia de nombres de dominio", La Ley2007-E, 1341.
Páginas de Internet:
• http://www.icann.org/
• http://www.wipo.int
• http://www.adrforum.com
• http://www.iab.net
• http://www.guardiacivil.org
• http://www.ojociudadano.org.ar
• http://www.aadt.org.ar
• http://www.dominiosdeempresa.com
• http://www.utsupra.com
Citas:
1- Vibes, Federico Pablo., "El nombre de dominio de Internet", La Ley, Buenos Aires, 2003, páginas 35-50.
2- Díaz, Ivan. "La importancia de su dominio en Internet". Diario "La Nacion". Asunción. Paraguay. 23-01-2010.
3- Ver "Consejos para pymes", en Grupo de Delitos Telemáticos, de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil de España.
4- Alterini, Atilio A., Responsabilidad objetiva derivada de la generación de confianza, en: "Derecho de daños" [Segunda Parte], en homenaje a Trigo Represas, Bs. As., La Rocca, pág. 539 y sigtes
5- Rusconi, Dante D. " La confianza del consumidor como factor de atribución del proveedor aparente". Ed. Lexis Nexis, 3/10/2007
6- Toffler, Alvin. Toffler, Heidi. "El Cambio de Poder", Plaza & Janés, Barcelona. 1990. pág. 200 y sigtes.
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