El Procedimiento de Oposiciones al Registro de Marcas ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Ref. Doctrina Especial para UTSUPRA. Derecho Marcario. El Procedimiento de Oposiciones al Registro de Marcas ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Por Julieta Melisa Somoza. Abogada, Facultad de Derecho (UBA). Analista del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales (UBA). SUMARIO: 1. Introducción; 2. El Registro Marcario; 3. La Confundibilidad; 4. Excepciones al Principio de Especialidad; 5. La Marca de Hecho; 6. Procedimiento de Oposiciones; 7. Conclusiones finales; 8. Citas Legales.

Exclusivo Abonados.

Introducción

El 30 de mayo de 2018 se sancionó la ley 27.444 de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de La Nación, introduciendo modificaciones a las leyes de Marcas, Patentes y Modelos y Diseños Industriales.

En relación a la Ley de Marcas y Designaciones N°22.362, uno de los cambios más relevantes es que tanto las resoluciones de nulidades, como de oposiciones marcarias, ya no están a cargo de los tribunales federales, sino en sede administrativa, estableciendo la posibilidad de un recurso directo ante la Cámara Civil y Comercial Federal.

En el presente trabajo, nos abocaremos a estudiar el procedimiento en instancia administrativa para la resolución de oposiciones ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), así como algunos de los aspectos en los que se puede fundar la oposición al registro de una marca, a fin de que el lector obtenga un primer acercamiento al mundo del derecho de marcas, y el procedimiento de oposiciones.

El Registro Marcario

Para registrar una marca, no es necesario ser abogado, ni tampoco agente de la propiedad industrial, las mismas pueden ser inscriptas por cualquier persona humana o jurídica; dicho requerimiento se realiza ‘’en línea’’ en el portal de trámites del INPI. (1) (2).

Las marcas se registran en determinadas clases, dependiendo de la actividad y usos que se le dé, o pretenda dar, al signo en el mercado. Existen 45 clases en el Nomenclador Internacional de Niza (34 clases de productos y 11 clases de servicios) que protegen determinados rubros de productos y servicios en el mencionado Nomenclador.

En este marco, es importante aclarar que no se podrá registrar una marca cuando sea idéntica o similar a una registrada o solicitada con anterioridad en la misma clase para distinguir los mismos productos o servicios, -existen otros impedimentos, detallados en los artículos 2 y 3 de la Ley 22.362. En caso de cumplir con todas las formalidades, la solicitud de marca se publica por un día en el Boletín de Marcas, luego de su publicación, se habilita un período de treinta días para que terceras personas presenten oposiciones (cuando entiendan que la marca requerida es, por ejemplo, confundible con la suya).

Así, de presentarse una oposición al registro de una marca, el trámite de registro se detiene, y tanto el solicitante como el oponente, serán parte para dirimir el conflicto.

De este modo, si bien el organismo de control realiza un estudio de fondo de las marcas solicitadas, se habilita la posibilidad de que quien posea un ‘’interés legítimo’’, pueda oponerse al registro de una marca, y así, por ejemplo, evitar la aparición de marcas confundibles y susceptibles de provocar error en el público consumidor, como también evitar la dilución de la capacidad distintiva marcaria, lo que sin duda la desvalorizaría.

La Confundibilidad

La distintividad de una marca, resulta esencial y, por lo tanto, es fundamental que no existan marcas confundibles (si estas pertenecen a distintos titulares).
En este sentido, la confundibilidad marcaria, genera un doble perjuicio:

Al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio.
Al público consumidor que compra lo que en realidad no quería comprar.

Es por ello, que la Ley N°22.362 veda la posibilidad de que se registren marcas idénticas o similares a otras ya registradas. (3)

En cuanto a la confusión, ésta, se puede dar tanto en el aspecto visual, como en el fonético o conceptual, y también de manera indirecta.

Confusión visual: Jorge Otamendi la describe como, ‘’la confusión causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple observación. La jurisprudencia ha llamado a esta confusión "la confusión gráfica", pero parece más adecuada llamarla "visual" para así incluir todo aquel signo que pueda ser visto, y no tan sólo impreso. Esta calificación obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. La confusión visual puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, más allá de que puedan concurrir también la confusión ideológica y la auditiva.’’(4)

Confusión Auditiva: ocurre cuando la pronunciación de palabras tiene una fonética similar. Asimismo, a la hora de estudiar la posibilidad de confusión en este plano, se debe tener en cuenta cuál es la pronunciación que realiza la mayor parte del público consumidor, ya que, por ejemplo, la pronunciación a una palabra en idioma extranjero seguramente no será la misma, para quien conoce el idioma, que para aquel que no lo sabe.

Confusión Ideológica: se produce cuando hay una identidad o similitud conceptual de ambas marcas. Cuando el significado entre ambos signos es el mismo, o muy similar.


Al respecto, la jurisprudencia es coincidente, en que basta que la confundibilidad se produzca en alguno de estos tres planos tradicionales en que se practica la confrontación marcaria, para que sea procedente vedar la concurrencia de las marcas; ello, en razón de que la finalidad de la ley es, no sólo proteger el comercio honesto, sino también tutelar los intereses del público consumidor. (5)

En este sentido, la confusión, puede ser Directa, o Indirecta.

Confusión Directa: se produce cuando quien adquiere un producto está convencido de que está comprando otro.
Confusión Indirecta: cuando hay una confusión acerca del origen, cree que está comprando el producto de determinado fabricante, o que el producto que está adquiriendo, pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó.

Excepciones al Principio de Especialidad

Como hemos visto, la protección de la marca es dentro de la clase para la que fue solicitada o registrada, no obstante, existen dos excepciones a este principio establecidas jurisprudencialmente, como son:

La Marca Notoria: las marcas notorias son una minoría dentro del mercado, no todas las marcas llegan a ser notorias. La notoriedad, se debe a una gran inversión en publicidad, trayectoria, y una amplia aceptación del público, y es por eso, que merecen una protección especial. Un ejemplo sencillo de marca notoria es, sin duda, la marca ‘’COLA COLA’’, signo que en principio distingue ‘’bebidas sin alcohol’’, pero supongamos que alguien pretenda registrar ‘’COCA COLA’’ en la clase 25 del Nomenclador internacional, que incluye ‘’prendas de vestir’’, -y que la mencionada marca no estuviera registrada en esa clase-, su calidad de notoria, sin duda, impediría el registro del signo por un tercero. Al respecto, se ha dicho, ‘’En este orden de ideas, he propiciado que el titular de una marca notoria tiene interés legítimo en que su signo no sea utilizado por otras en productos diferentes, puesto que ello provocaría la dilución de la marca, de su poder distintivo. que es lo más valioso de ella (conf. sala II, mi voto en la causa 7163 "Chevron U.S.A. Inc. c. La Fármaco Argentina Industrial y Comercial S.A. s/ cese de posición al registro de marca", fallo del 22 de mayo de 1990); bien entendido que el carácter notorio de una marca es una categoría de excepción y que debe ser reconocida con carácter restrictivo, ceñido sólo a los supuestos de signos de amplia explotación y difusión, tal como lo expresa J. Otamendi, "La marca notoria", LA LEY, 1975-A, 1261 y sigtes.).’’(6)


Marcas Conexas: la jurisprudencia ha aceptado que una marca, ‘’traspase las fronteras de su título’’, cuando – sea por su naturaleza o por el lugar de expendio- exista superposición, interferencia o proximidad de los productos, en grado tal, que puedan provocarse confusiones en cuanto al origen o procedencia de esto. En coincidencia con lo anterior, en una Disposición reciente, el INPI, ha resuelto denegar la solicitud de marca ‘’TERRANOVA (&Diseño)’’ para la clase 32 del Nomenclador Internacional, con fundamento en las marcas denominativas “BODEGAS TERRANOVA” clase 33, “TERRANOVA” clase 33 y “BODEGA TERRANOVA” clase 35, del Nomenclador Internacional, en razón de ‘’(…) la mayúscula similitud de los signos en pugna -rayana en una casi identidad- y a la conexidad entre los productos de la clase 32 y los de la clase 33 -que habilita a apartarse del principio de especialidad- entiendo que corresponde tener por bien fundada la oposición interpuesta.’’ (7)

Asimismo, se ha dicho “(…) también el riesgo de confusión podría detectarse entre un signo perteneciente a una clase de productos con respecto a otro correspondiente a una clase de servicios. Por ejemplo, una marca de automóvil es cercana a otra que pueda identificar a una concesionaria de estos vehículos, como asimismo una marca de helados puede guardar proximidad con otro signo identificatorio de locales de expendio de este artículo”.(8)


La Marca de Hecho

Puede ocurrir que, aunque una marca no se encuentre debidamente registrada, merezca igualmente protección, -en razón de haber sido efectivamente explotada, y de haber creado una clientela-, es por eso, que la jurisprudencia se ha pronunciado, y en ocasiones ha evitado el uso ilegítimo de una ‘’marca de hecho’’, impidiendo, de este modo, un lucro indebido y el desvió de la clientela.
Con fundamento en lo anterior, el INPI ha denegado el registro de la marca denominativa ‘’VIEJO LOBO’’, solicitada en la clase 43 del Nomenclador Internacional, en razón de su marca registrada ‘’EL VIEJO LOBO DE MAR’’ para la misma clase, y la solicitud de marca: ‘’VIEJO LOBO’’. (9)
Es muy importante que el oponente aporte una vasta prueba de que se trata de una marca que se viene utilizando con anterioridad a la requerida por el solicitante.


Procedimiento de Oposiciones

Lo anterior, nos permitió contar con un panorama de lo que implica la solicitud de registro de marca, y algunos aspectos en los cuales se puede fundar una oposición, por lo que solo nos resta conocer el procedimiento administrativo de oposiciones al registro.
La Ley de Marcas N°22.362, establece que, las oposiciones al registro de una marca deben presentarse dentro de treinta días corridos desde la publicación efectuada en el boletín de marcas ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Dichas oposiciones son notificadas al solicitante, y si esas oposiciones no son levantadas, cumplidos tres meses a partir de la notificación, la Dirección Nacional de Marcas debe resolver en instancia administrativa las oposiciones que aún permanezcan vigentes. (10)
En concordancia con lo anterior, con fecha 12 de julio de 2018, el INPI sancionó la resolución P-183, estableciendo el reglamento para la instancia administrativa de resolución de oposiciones conforme a la ley 22.362 modificada por ley 27.444.

Es importante conocer que los escritos de trámite administrativo de resolución de oposiciones siempre deben contar con patrocinio letrado o de agente de la propiedad industrial.

La nombrada Resolución prescribe las siguientes etapas para el Procedimiento de Resolución de Oposiciones:

Mantenimiento de vigencia de oposición: vencido el plazo de tres meses establecido en la ley 22.362 la Dirección Nacional de Marcas notifica a los oponentes, para que, dentro de un plazo de quince días hábiles, abonen el arancel correspondiente, y amplíen fundamentos, ofreciendo las pruebas que consideren convenientes -la prueba documental debe ser acompañada en el mismo acto de ampliar los fundamentos de la oposición-. Si el arancel no es abonado a término, no se abre la instancia administrativa de oposiciones, por lo que, en ese caso, dicha oposición queda como un mero llamado de atención. Así, el único requisito para mantener la vigencia de oposición es abonar el arancel, no es obligatorio presentar un escrito de ampliación de fundamentos.
Traslado de la oposición: abonado el arancel y vencido el plazo, la Dirección de Marcas notifica al solicitante de las oposiciones vigentes, otorgándole un plazo de quince días hábiles para que conteste individualmente cada una de ellas y aporte las pruebas que considere pertinentes.
Apertura a prueba: Vencido el plazo para que conteste el solicitante y previo a evaluar la procedencia, se proveen las pruebas -en conjunto para ambas partes-. El plazo común de producción de prueba es de cuarenta días.
Clausura de apertura a prueba y apertura de plazo para argumentos finales: producida la prueba o vencido el plazo para ello, se notifica a las partes por el plazo común de diez días para que presenten un escrito (de carácter voluntario) con los argumentos finales que deseen manifestar.
Resolución: vencido el plazo de diez días para presentar argumentos finales, la Dirección Nacional de Marcas, resuelve si las oposiciones presentadas son fundadas o infundadas.

Contra la resolución final dictada por la Dirección Nacional de Marcas, solo se puede interponer Recurso Directo de Apelación. Dicha presentación debe cumplir con las formalidades previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y se debe acompañar el pago de tasa administrativa. Dentro de diez días el INPI, remite el recurso interpuesto, junto con copia de las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal.


7. Conclusión final

La ley de Marcas y Designaciones N°22.362, modificada por ley N°27.444, establece un procedimiento administrativo para la resolución de oposiciones en reemplazo del anterior que se resolvía en instancia judicial, instituyendo, además, la carga de instar dicho procedimiento al oponente, (cuando antes era el solicitante quien estaba obligado a actuar).
Durante el presente trabajo, hemos visto, que la ley N°22.362 prescribe en sus artículos 1, 2, y 3, los requisitos para registrar una marca, y que, para hacerlo, no es requerido contar con patrocinio letrado.
Conocimos que una marca le aporta valor a un producto o servicio, y que, para conservar ese valor, dicho signo, no solo debe ser peculiar, sino que, además debe ser protegido en el tiempo -ante la posible dilución por nuevos registros-, es por ello, que tanto la autoridad de aplicación, como el titular de la marca tienen facultades para proteger esa distintividad. Además, cualquier persona con “interés legítimo” tiene derecho de oponerse al registro de una marca.
La Ley de Marcas y Designaciones, veda la posibilidad de que se registren marcas idénticas o similares a otras ya registradas, para evitar la confusión. Esta confusión, se puede dar, tanto en el aspecto visual, como en el fonético o conceptual, y también de manera indirecta.
Asimismo, vimos que la protección de la marca, en principio, es dentro de la clase para la que fue solicitada o registrada, pero que, existen dos excepciones establecidas jurisprudencialmente: la marca notoria y la marca conexa. También, en ciertas ocasiones, es posible proteger una marca de hecho.
En cuanto al procedimiento administrativo para la resolución de oposiciones, la Ley N°22.362, establece que, las oposiciones al registro de una marca, deben presentarse dentro de treinta días corridos desde la publicación efectuada en el boletín de marcas, ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.
Dichas oposiciones son notificadas al solicitante, y si no son levantadas, cumplidos tres meses a partir de la notificación, la Dirección Nacional de Marcas, debe resolverlas en instancia administrativa.
En observancia de esta ley, con fecha 12 de julio de 2018, el INPI sancionó la resolución P-183, estableciendo el Reglamento para la Instancia Administrativa de Resolución de Oposiciones, procedimiento en el que sí se requiere contar con patrocinio letrado o de agente de la propiedad industrial, y cuyas etapas son: 1. Mantenimiento de vigencia de oposición, 2. Traslado de la oposición, 3. Apertura a Prueba, 4. Clausura de apertura a prueba y apertura de plazo para argumentos finales, 5. Resolución.
Contra la resolución final dictada por la Dirección Nacional de Marcas, solo se puede interponer Recurso Directo de Apelación; dentro de diez días el INPI, debe remitir dicho recurso (junto con copia de las actuaciones) a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal.


8. Citas Legales

1 En https://www.argentina.gob.ar/inpi/marcas/registrar-una-marca, se encuentran todos los requisitos y recomendaciones para registrar una marca.

2 https://portaltramites.inpi.gob.ar/

3 Art. 3 inc. a y b, Ley De Marcas Y Designaciones, Nº22.362.

4 Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003, pág.121.

5 Conf. CCCF, Sala II, Causa 6833/2000 del 26-11-03, entre otros.

6 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III, ‘’Stanton & Cía. S.A. c. I.N.P.I.’’ 21/03/2002. Cita online: AR/JUR/3982/2002.

7 https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Grilla, Acta: N°3.509.593, Dictamen Acta: IF-2020-17934417-APN-DNM#INPI, Disposición: DI-2020-44-APN-DNM#INPI

8 Mitelman, Carlos Octavio. ‘’Marcas y Otros Signos Distintivos’’, Editorial La Ley, Tomo I, pp. 423-424.).

9 https://portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas/Grilla, Acta: N°3.491.159, Dictamen Acta: IF-2020-17934202-APN-DNM#INPI, Disposición: DI-2021-144-APN-DNM#INPI.

10 Arts. 13, 14, 15 y 16, Ley De Marcas Y Designaciones, Nº22.362


Actualización- Modificatorias:

Entre la Ley de Marcas y Designaciones N° 22.362, modificada en el año 2018 por medio de la N°27.444, y la Acordada N°12/20 (facultada la CSJN, para su dictado, por la Ley de Informatización del Poder Judicial dela Nación), se presentaron caminos divergentes para la presentación de los recursos directos, por lo que el organismo -INPI- se vio obligado a dictar la Resolución INPI N°74/20, realizando una síntesis normativa de lo que disponía la citada Ley y la señalada Acordada.
Se establece, a partir del dictado de la citada Resolución, la siguiente vía:

a) El Recurso Directo, debe interponerse conforme el medio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en dicha Acordada.

b) Dentro de un plazo de veinte días hábiles contados a partir de su interposición, la parte o su representante, deben comunicar el inicio de aquella acción al INPI bajo carácter de Declaración Jurada Obligatoria, abonando el Arancel correspondiente.

c) En un plazo de veinte días hábiles contados a partir de ese evento, el INPI, debe remitir, a la Sala interviniente los antecedentes del proceso administrativo de resolución de Oposiciones.

La presente refleja la opinión personal de la autora y no encuentra relación con ningún organismo público ni privado.